智慧財產法院行政判決103年度行商訴字第23號
2014/09/25 重要判決系爭商標「W(STYLIZED) 」商標由單一字母「W 」所構成，予人寓目印象與未經設計「W 」字母相同，相關消費者自字體外觀不易分辨其與英文字母「W 」，兩者有何差異處。
然判斷商標是否有識別性，應就商標圖樣客觀所呈現者為依據，不涉及商標設計者之主觀心理因素。至於系爭商標之設計理念與主觀意圖，並非相關消費者可由商標圖樣之外觀所能知悉。
原告雖主張其為世界酒店與休閒服務業中之領袖企業，然參諸原告上揭主張，均與其經營酒店或飯店有關，並非以行銷為目的，將系爭商標使用於其指定之第25類商品。準此，益徵系爭商標並無反覆長期使用於第25類商品之事實，故相關消費者未產生聯想，而有具有第二意義之後天識別性。
判決意旨：
1.原告前於民國99年9 月17日以「W （STYLIZED）」商標，指定使用於珠寶、首飾、書籍、雜誌、印刷品、錢包、旅行箱、衣服、靴鞋花邊、飾帶、玩具、運動用具、茶葉、咖啡飲料、啤酒、汽水、果汁等商品，經核准註冊。
2.原告主張
(1)為著名世界酒店與休閒服務業
原告為世界酒店與休閒服務業中領袖企業之一，在95個國家中擁有逾850 家飯店。為周全保護系爭商標「Ｗ」等系列商標，原告並於世界多個國家及國際組織廣泛註冊
(2)而系爭商標於新加坡申請註冊之程序，已被認定著名。系爭商標已取得第二意義
(3)在我國、亞洲鄰近國家及世界多地設立飯店提供服務，系爭商標所表彰之商譽，均已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度，因認已取得第二意義(Secondary meaning)。
(4)系爭商標擁有極高之後天識別性：
相關消費者必得藉由系爭商標之「飯店服務」高知名度，而能輕易認知標示於衣服商品之系爭商標，故標示於衣服商品之系爭商標，擁有極高之後天識別性。
3.系爭商標予人寓目印象與未經設計「W」字母相同，系爭商標不具先天之識別性，不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。
另也無法認定系爭商標已為具普通知識經驗之消費者所熟知，系爭商標不具第二意義。
【裁判字號】103,行商訴,23
【裁判日期】1030925
【裁判案由】商標異議
【裁判全文】
智慧財產法院行政判決 103年度行商訴字第23號
民國103年9月3日辯論終結
原告：美商史塔伍德飯店世界公司
代表人：馬修多納特(Marshall Donat)
訴訟代理人：郭建中 律師
陳慧玲 律師
劉佳渝 律師
被告：經濟部智慧財產局
代表人：王美花
訴訟代理人：孫重銘
參加人：美商藍哥服裝公司
代表人：溫斯婁‧海倫‧L
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國102年12月3 日經訴字第10206108900 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文：
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、事實概要：
一、原告前於民國99年9 月17日以「W （STYLIZED）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第14類「貴重金屬及其合金、珠寶、首飾、寶石、袖扣、領帶夾、珠寶箱、獎牌、勳章、獎章、紀念章、鐘錶及其組件、貴重金屬製鑰匙圈、鑰匙圈、隨身之小飾物」；第16類「事務用紙、噴出式紙帶、果實保護紙、衛生用紙、紙製餐巾、紙製桌布、紙製手帕、貼紙、香冥紙、祭祀用紙製假禮品、水彩、嬰兒紙尿褲、紙尿片、書籍、雜誌、圖畫、照片、印刷品、明信片、信封、信紙、紙製容器、塑膠袋、護照套、書寫用具、筆、紙製裝飾品、紙製裝飾用標語旗、紙製吊牌、紙製商標牌、家庭或廚房用保鮮膜、鉛字、滾印筒、打字機、封蠟、自然科學教具、縫紉用畫餅、繪圖用尺、製圖用儀器、紙製廣告牌、紙製指示牌、紙窗簾、製作模型用材料」；第18類「皮夾、錢包、書包、手提包、旅行箱、手提購物袋、傘、手杖、洋傘、皮革、人造皮革、寵物衣服、馬具、製香腸用腸衣、抱嬰兒用吊袋、抱嬰兒用吊帶、包裝用皮袋、皮製行李吊牌套」；第25類「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶、圍裙、睡眠用眼罩」；第26類「花邊、飾帶、鞋帶、鬆緊帶、刺繡品、服裝用裝飾配件、髮飾品、非手工具非電氣式髮捲、鈕扣、拉鍊、假髮、臂章、縫紉編織用針、針線盒、針插、人造花、人造水果、茶壺保溫套、衣服墊肩、領插片」；第28類「遊戲器具、玩具、運動用具、釣魚用具、人造釣餌、棋盤遊戲器具、遊戲紙牌、合成材料製聖誕樹、照明用品及糖果除外之聖誕樹裝飾品、遊樂園用大型電動遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、捕蟲網」及第30類「茶葉、茶飲料、茶包、咖啡豆、可可粉、巧克力粉、咖啡飲料、可可飲料、巧克力飲料、冰、冰淇淋、鹽、醬油、調味醬、醋、調味用香料、糖、蜜、糖果、餅乾、穀製零食、麵包、蛋糕、布丁、布丁粉、餡餅、饅頭、燒賣、蘿蔔糕、魚餃、蛋餃、火鍋餃、米、麥片、麵粉、穀製粉、糯米紙、八寶粥、便當、飯速食調理包、速食麵、麵速食調理包、麵條、水餃、酵母、釀麴、種麴」、第32類之「啤酒、汽水、果汁、礦泉水、蔬菜茶包、製飲料用糖漿製劑」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1467540 號商標（下稱系爭商標），嗣申准減縮其中第14類為「袖扣、領帶夾、獎牌、勳章、獎章、紀念章、鐘錶及其組件」商品。
二、嗣參加人美商蘭哥服裝公司以系爭商標指定使用於上揭第25類商品之註冊，有違註冊時商標法（下稱修正前商標法）第23 條 第1 項第1 款之規定，對之提起異議。被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行。依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原異議主張之前揭條款業經修正為商標法第29條第1 項第3 款規定。而本件商標異議案經被告審查，核認系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第1 款及現行商標法第29條第1 項第3 款規定，以102 年5 月31日中臺異字第1000726 號商標異議審定書。作成系爭商標指定使用於第25類商品之註冊應予撤銷之行政處分。原告不服提起訴願，經濟部於102 年12月3 日以經訴字第10206108900 號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響美商藍哥服裝公司之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人美商藍哥服裝公司獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷第153 至154頁）。
貳、原告聲明請求撤銷原處分及訴願決定，並主張略以：
一、參加人不再主張系爭商標不具識別性：
本件商標異議事件，因原告與參加人已達成和解，參加人已不再主張原告之系爭商標「W (STYLIZED)」不具有識別性。職是，系爭商標具有識別性，原處分及訴願決定，均應予撤銷。
二、系爭商標使用於第25類之商品具有識別性：
使用於第25類「帽子、衣服」等商品之商標，由於商標之標示位置，非常固定與明顯，相關消費者易從文字或圖樣所標示之位置，即可判斷該等文字或圖樣是否為商標。例如，衣服之左胸前、袖子邊；帽子之前方；鞋舌或鞋後跟上端；襪子側邊等位置，均為商標權人固定標示其商標處。準此，縱使商標之識別性較低，相關消費者仍可透過商標標示之位置，得知某文字或圖樣，是否為識別商品來源之商標。
三、系爭商標具有先天識別性：
(一)系爭商標以罕見字體設計而具識別作用：
系爭商標所使用之文字圖樣，係經過原告特殊設計，並非採自於現有之英文字型中。字體之設計概念，係採取完全平行之直線輪廓構成，其於文字筆劃轉角處，刻意採取不加修飾尖角設計，表現出時尚簡約之風格特色，自與原告之酒店建築、裝潢之風格相呼應。職是，文字圖樣之特殊簡約風格，深植於相關消費者之心中，而取得相當之識別性。
(二)系爭商標無缺乏識別性之問題：
被告雖稱系爭商標予人寓目印象與未經設計「W 」字母幾無不同，相關消費者從字體外觀，不易分辨其差異，而未經設計之單一字母，難以引起相關消費者注意，即使相關消費者有注意，亦不會認其係指示及區別商品或服務來源之標識云云。然仔細比對系爭商標之圖樣設計與現存之英文字型，可知兩者有迥然不同處，相關消費者可藉由此特殊之設計圖樣，得知其為表彰原告商品或服務來源之標示，並無缺乏識別性之問題。
四、系爭商標具有後天識別性：
(一)系爭商標已在多國註冊：
系爭商標已在包括「WIPO、美國、英國、澳洲、中國大陸、加拿大、德國、墨西哥、西班牙」等多個國家註冊在案。甚至註冊未經設計之單純文字「Ｗ」商標，可證明系爭商標具備識別性，而獲准於其他多個國家註冊。
(二)系爭商標為相關消費者所熟知：
1.原告為著名世界酒店與休閒服務業：
原告為世界酒店與休閒服務業中領袖企業之一，在95個國家中擁有逾850 家飯店，臺灣知名飯店「六福皇宮」、「喜來登大飯店」、「福朋喜來登飯店」均為其旗下之國際性飯店。原告自2009年起，陸續於新竹、澎湖及宜蘭等地，籌劃新飯店之開設。其「Ｗ」HOTEL 係以創新設計，注重藝術與時尚為特色，在每個國家之建築設計，除商標相同外，會因當地藝術文化而調整設計內容，故其除2010年底於臺灣開幕之第39間「Ｗ」酒店外，在全球亦擁有38間結合時尚與流行藝術「W」酒店。而「Ｗ」HOTEL 前於1998年在紐約設立，2005年起陸續在韓國首爾、馬爾地夫及香港設立，而首家「W」公寓式酒店達拉斯維多利亞酒店在2006年6 月開業，同年9月亦於馬爾地夫設立首家療養和水療中心，嗣後陸續在香港、上海、首爾等國人常去之熱門旅遊地區，暨斯科特斯德、亞特蘭大市中心、勞德爾堡、巴克海特、霍波肯、紐約區、南灘、好萊塢、費城及奧斯汀等美國城市，設立分店。並經福布斯、「Travel + Leisure」等旅遊雜誌評選為最佳商業
酒店、最佳度假酒店設計大獎，為注重時尚潮流之國人認定「最潮之品牌標誌、一生一定要住一次、最時尚Design Hotel」精品設計飯店。
2.系爭商標為著名商標：
原告除早在美國、澳洲、香港、日本及墨西哥世界等國獲准註冊，迄今已擁有多家飯店酒店。原告以其設計理念，發展設計出酒店內所有商品、傢俱及傢飾等產品，均可在實體商品購得，亦透過網路瀏覽訂購。近年並持續獲得最具創新連鎖酒店、商務旅行獎、最受囑目之15家酒店旅館及城市最佳設計酒店旅館等獎項殊榮，且藉由網路宣傳及發行刊物，介紹及促銷據爭商標所提供之商品及服務，迭經相關消費者於網站上詢問及討論，均顯示系爭商標已為相關消費者所熟知。為周全保護系爭商標「Ｗ」等系列商標，原告並於世界多個國家及國際組織廣泛註冊，而系爭商標於新加坡申請註冊之程序，已被認定著名。
(三)系爭商標已取得第二意義：
被告前於中臺異字第G00990736 號、中臺異字第G00990735號商標異議處分書，認定系爭商標已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度。可證明系爭商標經原告之廣泛使用，並在我國、亞洲鄰近國家及世界多地設立飯店提供服務，系爭商標所表彰之商譽，前於系爭商標99年9 月17日申請註冊時及100 年8 月1 日公告時，均已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度，因認已取得第二意義(Secondary meaning)。
(四)系爭商標擁有極高之後天識別性：
系爭商標於飯店服務屬相關消費者所普遍認知之著名商標，而原告系爭商標指定衣服等商品，實際行銷方式，係依附於原告之飯店服務，而於相同之行銷管道提供，並未以獨立之管道行銷。準此，判斷其識別性，不應捨棄此重要事實而判斷。系爭商標指定於衣服與原告之飯店服務，係於相同之行銷管道提供，相關消費者對於商標識別性之認知，應屬相同。例如，就知名喜來登飯店而言，購買標示有「喜來登」商標之衣服或杯子商品，相關消費者必然得藉由「喜來登」商標於「飯店服務」高知名度，而能輕易認知標示於衣服或杯子商品之「喜來登」商標。準此，標示於衣服或杯子商品之「喜來登」商標，雖未必有大量之使用，然擁有極高之後天識別性。同理，系爭商標於「飯店服務」屬相關消費者所普遍認知之著名商標，相關消費者必得藉由系爭商標之「飯店服務」高知名度，而能輕易認知標示於衣服商品之系爭商標，故標示於衣服商品之系爭商標，擁有極高之後天識別性。
參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：
一、系爭商標予人寓目印象與未經設計之W字母相同：系爭註冊第01467540號「W (STYLIZED)」商標由單一字母「W」所構成。原告固稱系爭商標所使用之文字圖樣，係經過原告特殊設計，非採自於現有之英文字型，為非常罕見之字體設計，設計概念係採取完全平行之直線輪廓構成，文字筆劃轉角處，刻意採取不加修飾尖角設計，表現出一種時尚簡約之風格特色。然系爭商標予人寓目印象與未經設計「W」字母相同，相關消費者自字體外觀不易分辨其差異，而未經設計之單一字母，難以引起相關消費者注意，即使相關消費者有注意，亦不會認為其是指示及區別商品或服務來源之標識，故系爭商標指定使用於第25類「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶、圍裙、睡眠用眼罩」商品，不具識別性，有系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第1 款及現行商標法第29條第1 項第3 款規定之適用，依法應予撤銷。
二、系爭商標之後天識別性並無證據資料可證：
被告之中臺異字第G00990736 、G00990735 號商標異議審定書，雖肯認原告使用「W Design」等商標，在提供飯店等服務上已達著名商標程度。然該飯店服務與系爭商標指定使用於第25類之衣服、靴鞋等商品間，兩者性質迥異，系爭商標是否已經原告長期使用在第25類之衣服、靴鞋等商品，在交易上已成為表彰其商品之識別標識，而取得後天識別性，仍應有證據資料相佐。而原告所舉以字母「W 」在美國及其他國家獲准商標註冊之相關資料，非系爭商標實際使用事證。媒體報導資料均與原告提供之旅館、飯店服務有關，且所附之商品照片極少，其中帽子調整帶上之扣環固有W 字樣，然帽子正面則以「W 」字母與「TAIPEI」上下並列，T 恤上以「I W 」與「TAIPEI」上下並列。原告之答辯理由書附件四polo衫袖口上雖繡有「W 」字樣，惟其領口另有「CiNTAS」商標，風衣、浴衣、T 恤等商品，則以「W 」、「HOTELS」上下並列或「I W 」與「TAIPEI」上下並列，其餘袋子、雨傘等則非本案指定之第25類商品。原告之答辯理由書附件五之服裝秀，係在原告「W 酒店」所舉辦，所展示之服裝是否均以系爭商標為品牌，並無相關資料可佐。
三、具普通知識經驗之消費者無法認知系爭商標來自原告：
第25類商品與該等案件爭議之服務範圍不同，原告雖提出使用系爭商標於帽子、衣服等商品之照片供本案審酌。然數量極少，且多與「HOTELS」、「TAIPEI」等文字結合使用，或以「I W 」與「TAIPEI」上下並列方式呈現，其與系爭商標係由單一字母「W 」所構成者，兩者予相關消費者印象並不相同，故以具有普通知識經驗之消費者，在購買時施以普通注意，實不足以認知「W」商標係來自於原告處。
四、系爭商標不具先天或後天識別性：
系爭商標不具先天識別性，而據原告所提出之證據，亦無從證明系爭商標，業經原告於我國長期廣泛使用於所指定第25類「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶、圍裙、睡眠用眼罩」商品，且在交易上已成為表彰其商品之識別標識，系爭商標自無修正前商標法第23條第4項及現行商標法第29條第2 項規定之適用，而得以排除修正前商標法第23條第1 項第1 款及現行商標法第29條第1 項第3 款規定之適用。縱使原告與參加人已達成和解，亦無法因參加人之撤回異議，而使系爭商標得取得識別性等語。
肆、參加人未於言詞辯論期日到庭，亦未以書狀聲明陳述。
伍、本院得心證之理由：
一、程序事項：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。行政訴訟法第111 條第1 項定有明文。原告於103 年2 月5 日起訴時，原聲明求為判決：（一）原處分及訴願決定均撤銷。（二）命被告就系爭第01467540號商標異議案為異議不成立之處分。（三）訴訟費用由被告負擔（見本院卷第7 頁）。嗣於103 年9 月3 日言詞辯論期日撤回第2 項聲明（見本院卷第177 頁之言詞辯論筆錄）。原告訴之聲明雖有變更，然原告為商標權人，被告為系爭商標指定使用於第25類商品之註冊應予撤銷之處分，原訴願決定維持原處分，原告不服而提起撤銷訴訟，請求本院撤銷原處分及訴願決定，即可回復系爭商標未經異議撤銷前之狀態，自無庸提起課予義務訴訟，命被告應為異議不成立之處分，況被告亦於當庭同意原告撤回訴之聲明第2 項（見本院卷第178 頁之言詞辯論筆錄）。揆諸前揭說明，本院認原告撤回起訴之第2 項聲明為合法，應予准許。
二、整理當事人爭執與不爭執事項：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。行政訴訟法第132 條亦有準用之規定。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩者主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。
(一)不爭執事項：
1.原告前以「W （STYLIZED）」商標，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊商標。參加人嗣後對系爭商標指定使用於第25類商品「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶、圍裙、睡眠用眼罩」，提起異議，被告作成系爭商標指定使用於第25類商品之註冊，應予撤銷之行政處分。原告不服提起訴願，經濟部以訴願決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。
2.被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，而本件商標異議案經被告審查，認系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第1 款及現行商標法第29條第1 項第3 款規定（見本院卷第165 至166 頁之準備程序筆錄）。職是，當事人不爭執之事實，將成為本件判決之基礎。
(二)主要爭執事項：
本件當事人主要爭點厥在（見本院卷第166 至167 頁之準備程序筆錄）：1.系爭商標指定使用於第25類商品之註冊，是否具有先天識別性？2.系爭商標指定使用於第25類商品之註冊，是否具有後天識別性？
三、本件商標異議事件之準據法：
按本法100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響，商標法第106 條第1 項定有明文。參加人前於100 年10月28日以系爭商標指定使用於第25類商品之註冊，有違註冊時，即92年11月28日修正施行之商標法第23條第1 項第1 款之規定，對之提起異議（參照本院整理當事人不爭執事項1 ）。而系爭商標之申請日為99年9 月17日，核准註冊公告日為100 年8 月1 日，且為101 年7 月1 日商標法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件。因系爭商標所涉修正前商標法第23條第1 項第1 款，業經修正為商標法第29條第1 項第3 款。故本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，應依核准審定時有效之92年5 月28日修正公布，同年11月28日施行，暨100 年6 月29日修正公布，101 年7 月1 日施行之商標法併為判斷。職是，本件爭點厥為系爭申請註冊商標，是否違反現行商標法第29條第1 項第3 款之識別性及第2 項之第二意義要件，其內容大致與修正前商標法第23條第1 項第1 款、第23條第4 項之規範相同（參照本院整理當事人不爭執事項與主要爭執事項）。
四、系爭商標不具識別性：
按商標為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，因不具識別性，自不得註冊。現行商標法第18條、第29條第1 項第3 款分別定有明文。原告雖主張系爭商標其所使用之文字圖樣，係經原告特殊設計而具識別性云云，然被告抗辯系爭商標予人寓目印象與未經設計「W 」字母相同等語。職是，本院自應審究系爭申請註冊商標圖樣「Ｗ」，該文字是否具有識別性。
(一)判斷構成商標圖樣之文字識別性基準：
以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性；反之，倘該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字原係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務的相關特性。簡言之，構成商標圖樣之文字並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者於運用想像與推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果，相關消費者得將其視為指示及區別來源的標識時，該構成商標之文字即具有先天識別性。
(二)系爭商標為文字商標圖樣而不具識別性：
1.系爭商標由不具識別性之標識所構成：
(1)所謂識別性商標圖樣，係指原有意義具備先天之顯著性，此為商標註冊之積極要件。故具有先天識別性之商標，未經使用前，已有一般性之識別性。查系爭商標「W(STYLIZED) 」商標由單一字母「W 」所構成，系爭商標「W 」商標圖樣僅為「W 」粗線文字（見異議卷一第10頁）。予人寓目印象與未經設計「W 」字母相同，相關消費者自字體外觀不易分辨其與英文字母「W 」，兩者有何差異處。職是，未經設計之單一字母「W 」，依相關消費者之認知，衡諸常情判斷，難以引起相關消費者注意，縱使消費者有注意系爭商標，亦不會認為其是指示及區別商品或服務來源之標識。(2)系爭商標不具先天之識別性，不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。準此，指定使用於第25類「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶、圍裙、睡眠用眼罩」商品，有其註冊時商標法第23條第1 項第1 款及現行商標法第29條第1 項第3 款之規定，商標不具識別性，為不得註冊之商標，亦為註冊時商標法第40條第1 項及現行商標法第48條第1項之商標異議事由。
2.商標識別性與商標設計之主觀無關：
原告雖主張系爭商標所使用之文字圖樣，係經過原告特殊設計，非採自於現有之英文字型，為非常罕見之字體設計，設計概念係採取完全平行之直線輪廓構成，文字筆劃轉角處，刻意採取不加修飾尖角設計，表現時尚簡約之風格特色云云。然判斷商標是否有識別性，應就商標圖樣客觀所呈現者為依據，不涉及商標設計者之主觀心理因素。至於系爭商標之設計理念與主觀意圖，並非相關消費者可由商標圖樣之外觀所能知悉。觀諸原告上開主張，僅為其主觀想法，並非系爭商標圖樣客觀顯現於相關消費者。
3.系爭商標圖樣客觀呈現僅為單一粗線英文字母：
(1)識別性係依據一般生活經驗判斷，商標所指定使用之商品或服務，就相關消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。查系爭商標指定使用於第25類之商品，其屬一般日常用品，應以一般消費者就系爭商標圖樣客觀所顯示者，作為判斷識別性之標準。(2)系爭商標圖樣「W 」為既有之英文字母，其為公眾習見或通常用語，該文字為公眾得自由使用之公共財，將「W 」指定使用於第25類之商品，非直接描述所指定商品之品質、功用、成分、性質或特徵，相關消費者就僅為「W 」粗線文字之商標圖樣，縱使運用想像與推理，亦無法將「W 」文字之特定既有含義與所指定使用之第25類商品特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果。準此，相關消費者無法系爭商標視為指示及區別商品來源之標識，足認構成系爭商標之「W 」英文字母，不具有先天識別性。
五、系爭商標不具第二意義要件：
按有商標法第29條第1 項第1 款或第3 款規定之情形者，倘經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，即取得後天之識別性。修正前商標法第23條第1項第1 款、第23條第4 項及現行商標法第29條第2 項定有明文。故商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之識別性，倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義或次要意義。原告固主張系爭商標於「飯店服務」已屬相關消費者所普遍認知之著名商標，相關消費者必得藉由系爭商標於「飯店服務」之高知名度，而能輕易認知標示於衣服商品之系爭商標云云。惟被告抗辯原告所提出以字母「W 」相關資料，均非系爭商標實際使用事證，而媒體報導資料亦與原告提供之旅館、飯店服務有關，故無法認定系爭商標已為具普通知識經驗之消費者所熟知等語。職是，本院自應審究系爭商標，其於申請時是否已取得第二意義之識別性。
(一)原告所提證據不足證明系爭商標有後天識別性：
1.系爭商標指定使用於第25類之商品未有後天識別性：
(1)判斷是否具備第二意義，得就綜合下列事項審查：使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形；②使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量；使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販
賣陳列之處所等；廣告業者、傳播業者出具之證明；具公信力機構出具之證明；各國註冊之證明；其他得據為認定有識別性之證據。(2)原告雖主張被告前於中臺異字第G00990736 號、中臺異字第G00990735 號商標異議處分書，認定系爭商標已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度。可證明系爭商標經原告之廣泛使用，系爭商標所表彰之商譽，前於系爭商標99年9 月17日申請註冊時及100 年8 月1 日公告時，均已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度，因認已取得第二意義云云。然查被告所作成之中臺異字第G00990736 、G00990735 號商標異議審定書，其僅認定原告使用「W Design」等商標，在提供飯店等服務上已達著名商標程度（見本院卷第10頁背面）。因飯店服務與系爭商標指定使用於第25類之衣服、靴鞋等商品間，兩者性質迥異。職是，原告逕以被告之上開審定書，作為系爭商標在第25類之衣服、靴鞋等商品，已於事後取得第二意義之識別性，容有誤會。(3)本院認系爭商標「W 」圖樣之原有意義，不具備識別性，既如前述。故系爭商標申請人應舉證證明其有長期繼續使用，致「W 」圖樣於原有意義外，產生表彰指定於第25類商品之識別性意義。因前揭商標異議處分書，僅能說明原告「W Design 」商標，為提供飯店服務之著名商標，而無法證明系爭商標是否已經原告長期使用在第25類之衣服、靴鞋等商品，在交易上成為表彰其商品之識別標識，而取得後天識別性。準此，原告未提出證據資料證明，系爭商標於申請時已取得第二意義之識別性。(4)原告雖主張其為世界酒店與休閒服務業中之領袖企業，在95個國家中擁有逾850 家飯店，關係企業包含臺灣「六福皇宮」、「喜來登大飯店」、「福朋喜來登飯店」等知名國際性飯店。「Ｗ」HOTEL 在每個國家之建築，會結合當地藝術文化而調整設計內容，在全球擁有38間結合時尚與流行藝術「W 」酒店，並經旅遊雜誌評選為最佳商業酒店、最佳度假酒店設計大獎云云。然參諸原告上揭主張，均與其經營酒店或飯店有關，並非以行銷為目的，將系爭商標使用於其指定之第25類商品「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶、圍裙、睡眠用眼罩」。準此，益徵系爭商標並無反覆長期使用於第25類商品之事實，故相關消費者未產生聯想，而有具有第二意義之後天識別性。(5)原告固主張其在美國、澳洲、香港、日本及墨西哥世界等國獲准註冊，迄今已擁有多家飯店酒店。原告發展設計出酒店內所有商品、傢俱及傢飾等產品，均可在實體商品購得，亦透過網路瀏覽訂購，迭經相關消費者於網站上詢問及討論，均顯示系爭商標已為相關消費者所熟知，系爭商標「Ｗ」系列商標，已被認定著名商標云云。並提出美國商標註冊資料、商標註冊一覽表、商品照片、媒體報導及服裝展示照片等件為憑（見本院卷第34至138 頁）。然查：原告所舉以字母「W 」系列商標，前在美國及其他國家獲准商標註冊之相關資料，係使用於飯店服務範圍，並非系爭商標實際使用於第25類之商品事證（見本院卷34至47頁）。參諸媒體報導內容，均與原告提供之旅館、飯店服務有關，而與系爭商標使否使用於第25類之商品無涉（見本院卷第48至133 頁）。至於原告提出之服裝秀照片，係在原告「W 酒店」所舉辦，審視其展示之服裝，並未使用系爭商標作為行銷品牌（見本院卷第136至138頁）。商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以公示方式作為於註冊國取得商標專用之證據，參諸各國國情、商標法制、商標審查基準及交易市場互有差異，自不得執為系爭商標具識別性之依據。原告固主張系爭商標於WIPO、美國、英國、澳洲、中國大陸、加拿大、德國、墨西哥及西班牙等國註冊在案，足見系爭商標具識別性云云（見本院卷第39至47頁）。然各國對於商標之保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在。不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國取得註冊。況原告「W 」系列商標，在美國及其他國家獲准商標註冊之相關資料，係使用於飯店服務範圍，並非系爭商標實際使用於第25類之商品事證。就原告提出之商品照片以觀，其中帽子調整帶上之扣環雖有「W 」文字，然帽子正面則以「W 」字母與「TAIPEI」上下並列，均為未設計之習知英字，「W 」字母並無獨特性或顯著性，予人之寓目印象，無法作為表彰商品之標識。T 恤上以「I W 」與「TAIPEI」上下並列，均為未設計之習知英字，「W 」字母並無識別性。polo衫袖口上雖繡有「W 」字樣，惟其領口有「CiNTAS」商標。風衣、浴衣、T 恤等商品，分別以「W 」、「HOTELS」上下並列，或「I W 」與「TAIPEI」上下並列，亦無使相關消費者認識未經設計「W 」英文字母為表彰商品之標識。至於其餘袋子、雨傘等商品，均非系爭商品指定之第25類商品（見本院卷第133至135頁）。各國對於商標之保護均採屬地主義，是商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在。故不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國註冊。因商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以此公示方式作為於註冊國取得商標專用之證據。職是，本院審酌原告提出之國內與國外等資料，以國內之相關消費者之立場，無法認識系爭商標為表彰第25類商品之標識，足認系爭商標未具備第二意義。(6)本院勾稽與比對原告所提事證，認系爭商標指定使用於第25類商品與指定於飯店服務範圍不同，原告雖提出使用系爭商標於帽子、衣服等商品之照片供本案審酌，然數量不多，且多與「HOTELS」、「TAIPEI」等文字結合使用，或以「I W」與「TAIPEI」上下並列方式呈現，其與系爭商標係由單一字母「W 」所構成者，兩者予相關消費者印象並不相同。職是，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通注意，不足以認知「W 」商標來自於原告處。六、原告與參加人和解不影響系爭商標識別性之判斷：
(一)本件事實之裁判基準時：
行政訴訟法第4條之撤銷訴訟，旨在撤銷行政機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律之利益所造成之損害，其訴訟標的係違法之行政處分與權利受損之請求，應以行政處分作成時之事實與法律狀態為基礎，故撤銷訴訟具有事後審查之性質。倘行政機關作成行政處分後，其所依據之事實發生變更，因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤，除有特別規定外，行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷。職是，撤銷訴訟應以原處分作成時為判斷基準時，其後發生之事實或法律之變更，尚非法院所得審究之範圍。因行政法院審查行政機關之裁量處分，原則上應以行政處分時之事實與法律狀態為基準，行政法院無權取代行政機關作成行政處分（參照最高行政法院92年12月份第2 次庭長法官聯席會議決議；最高行政法院98年度判字第779 號、92年度判字第1331號判決）。
(二)本件商標異議事件為撤銷訴訟：
原告為商標權人，被告為系爭商標指定使用於第25類商品之註冊應予撤銷之處分，原訴願決定維持原處分，原告不服而提起撤銷訴訟，請求本院撤銷原處分及訴願決定。原告雖主張本件商標異議事件因原告與參加人已達成和解，參加人已不再主張原告「W (STYLIZED)」商標不具有識別性云云。並提出和解書為憑（見本院卷第31至33頁）。然商標是否具有識別性或第二意義，應以商標申請時為準，被告作為原處分時，原告與參加人未達成和解。揆諸前揭說明，原告與參加人和解，不影響本院就系爭商標識別性之判斷。
七、本判決結論：
綜上所論，本院審酌商標之先天識別性要件、後天識別性要件、屬地主義與獨立保護原則等事項，認系爭商標有違現行商標法第29條第1 項第3 款及第2 項，暨修正前商標法第23條第1 項第1 款及第4 項之不得註冊事由。準此，原處分所為「第01467540號W(STYLIZED) 商標指定使用於第25類商品之註冊，應予撤銷」審定，其於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤可言。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件無庸審酌部分說明：
因本件事證已明，原告與參加人之和解書，暨當事人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 9 月 25 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 李維心
法 官 林洲富
