智慧財產法院102年度民專訴字第114號
2014/10/08 重要判決判決要旨：
1.發明專利設有補償金制度，以彌補發明專利權人因發明專利早期公開後、公告前因尚未取得專利權之損失，然此規定於新型及設計專利並未準用，因此，新型及設計專利權人於取得專利權之前，因尚未有專利權存在，他人即無侵害專利權可言，其亦無補償金請求權可資行使。(專利法第41條第1項)
2.原告並未採取合理之保密措施，自難認定符合營業秘密法所稱之營業秘密，被告公司並無侵害原告營業秘密可言。(裁判要旨內容由法源資訊整理)
要點評析：
1.依據專利法第52條第2項規定，發明、新型及設計專利，自公告之日起給予專利權。另依據專利法第58條規定，專利權人專有排除他人未經其同意而實施該發明、新型或設計之權利，亦即在取得專利權後始能對製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之侵權行為進行遏止動作。因此，特別提醒申請人在申請中尚未取得核准公告之案件，是無法主張任何法律上之保障權利。當然若發明專利在尚未核准前的公開期間遭受仿冒，則依據專利法第41條規定，得於公開書面通知後至公告前期間仍繼續為商業上實施之人，請求適當的補償金。惟此一法條僅適用於發明專利，新型與設計專利因公開與公告為同一日，故無公開期間補償條款之適用。
本訴訟被告在製造、安裝系爭產品時，原告尚未取得系爭設計之專利權，因此被告在核准專利前的所有行為並無侵害專利權可言，但若在原告取得設計專利權後，被告仍有持續製造、安裝或使用系爭產品之情形，則當然有侵犯設計專利權之情事無虞。
2.依據營業秘密法第2條規定營業秘密須符合非週知性、價值性、秘密性（保密措施）等三要件，是營業秘密所有人在主張其營業秘密遭侵害並請求損害賠償時，應證明其所主張之資訊具備上述三要件，始可依據營業秘密法第10條規定主張其營業秘密遭受他人侵害，進而請求賠償。
本訴訟原告主張被告涉及侵害其營業秘密，然而原告在提供系爭專利之相關資料於被告時，並未標註「專利申請中」字樣等未採取合理之保密措施，因此任何消費者均可輕易得知該門板資訊而了解系爭專利之內容，自難認定符合營業秘密法所稱之營業秘密，從而判定被告並無侵害原告之營業秘密。因此，提醒申請人在提供專利技術給他人時，該項專利技術內容若希望適用營業秘密法之規定予以保障，則務必在相關技術資料的提供上加註合理的保密措施。
【裁判字號】102,民專訴,114
【裁判日期】1030930
【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等
【裁判全文】
智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第114號
原 告 藍鯨國際科技股份有限公司
法定代理人 孫文玲
訴訟代理人 戴君豪律師
複代理人 蘇奕全
被 告 永泰建設股份有限公司
兼法定代理人 蔡建庭
共 同
訴訟代理人 陳雅珍律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於103 年9 月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。本件原告起訴時聲明第3 項原為：「被告等應連帶給付原告新台幣6,377,000 元，並自民國102 年7 月17日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息」，嗣於民國103 年6 月27日減縮利息請求為：「被告等應連帶給付原告新台幣6,377,000 元，並自起訴狀繕本送達之翌日起迄清償日止，按年息百分之5 計算之利息。」（見本院卷第5 頁、第193 頁背面）。核被告上開所為係減縮應受判決事項之聲明，揆諸上開說明，應予准許。
貳、實體事項：
一、原告主張：
（一）原告藍鯨國際科技股份有限公司（下稱藍鯨公司）為新式樣第D142508 號「門板」專利之專利權人，專利權期間自100 年9 月1 日起至111 年12月7 日止（下稱系爭專利），又系爭專利於取得專利權之前，屬於原告之營業秘密。詎被告永泰建設股份有限公司（下稱被告公司）未經原告同意或授權，竟於興建○○市○○○路○○○巷○○號皇御大廈時，製造並使用侵害系爭專利之門板產品（下稱系爭產品）於該大廈中，經原告比對後認系爭產品落入系爭專利而屬侵權。又被告公司經理曾於100 年4 月間至原告公司詢問系爭專利門板售價，顯然知悉該營業秘密之存在，竟以不正方法使用該營業秘密製造系爭產品，侵害原告營業秘密。原告曾於102 年7 月17日寄發存證信函予被告公司，請其停止侵害系爭專利權之行為，未獲被告理會，是被告顯具侵權故意。系爭產品單價為新台幣（下同）291,00 0元，原告暫先請求賠償最低金額6,377,000 元。被告葉建廷為被告公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項規定，自應與被告公司負連帶賠償責任。爰依修正前專利法第123 條第1 項、第129 條準用第84條第1 項、第85條、營業秘密法第11至13條、公司法第23條第2 項規定，提起本件請求，並請求先就侵害專利權部分為審理，若無理由再請求就侵害營業秘密部分為審理。
（二）被告公司侵害原告專利權：
１、系爭產品落入系爭專利權範圍：
系爭產品於門板上結合相互交叉之波浪紋，整體呈現波浪起伏狀，與系爭專利之創作特點相同，自落入系爭專利之專利權範圍。
２、系爭專利具新穎性、創作性：
(1)被證2、3之門板是否於系爭專利申請前即已施作完成，顯有疑問，且被證2 究與系爭專利有何相同或近似，被告僅稱木質鋼門板之形狀、鎖頭位置、門板表面之花紋圖案之部分已全然揭露云云，已非可採。況系爭專利係門板上相互交叉之波浪紋設計，被告竟以木質鋼門板之形狀、鎖頭位置等非原告系爭專利新穎特徵之部分置辯，已屬無據。
(2)被告以被證3門板辯稱原告系爭不具創作性云云，並未就原告系爭專利究竟如何未產生特異之視覺效果或為該技藝領域中通常知識者可輕易觸及，具體說明或舉證以實其說，難謂有理。
３、被告又以凱旋門工程有限公司（下稱凱旋門公司）所開立之證明書，辯稱安裝於皇御大廈之系爭門板完成時間為100 年6 月30日。惟該證明書並未載被告公司所訂購玄關門之型號及使用建案，縱形式及實質均真正，亦無法證明被告公司安裝於皇御大廈之門板完成時間為100 年6 月30日。
（三）被告公司侵害原告營業秘密：
１、系爭專利於公告前顯非一般涉及該類資訊者所已知，否則應早有申請專利在案。且系爭專利曾經訴外人○○○於100 年10月17日提出舉發，經獲舉發不成立之處分，益徵系爭專利公告前，該門板設計並非一般涉及該類資訊者所已知。且因該項設計之秘密性，原告除得避免仿製而生產、販售，並得申請取得專利，顯因而具有經濟價值。另相關圖樣均非公開，原告公司內部須有一定權限之人始可接觸、使用，應屬合理之保密措施。是依營業秘密法第2 條規定，系爭專利於取得專利前應屬營業秘密法之保護客體。
２、被告公司前向原告詢問系爭專利門板之報價及相關資訊，業如前述，是被告公司對於該門板之設計屬原告之營業秘密，無由諉稱不知。詎被告嗣竟自行或委託製造系爭產品，依營業秘密法第10條第1 項第4 款規定，被告公司所為已侵害原告前開營業秘密。
（四）被告公司既曾於100年4月間向原告詢問湖波智慧門之報價及相關資訊，惟系爭門板卻與原告系爭專利相同，顯見被告公司有侵害系爭專利之故意，被告辯稱無侵權之故意過失云云，並不足採。
（五）並聲明：(1)被告永泰建設股份有限公司不得自行製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口我國新式樣第D142508 號之專利物品。(2)被告永泰建設股份有限公司應拆除座落於○○市○○○路○○○巷○○號○○內所有侵害原告所有新式樣專利第D142508 號之門板。(3)被告等應連帶給付原告新台幣6,377,000 元，並自起訴狀繕本送達之翌日起迄清償日止，按年息百分之5 計算之利息。(4)訴訟費用由被告連帶負擔。(5)原告願供擔保，請准予宣告假執行。
二、被告等則以下列等語置辯：
（一）系爭專利係於100 年9 月1 日始公告，然被告公司於100年6 月30日前即已將系爭產品施作完成使用於所興建之皇御大廈，既然於系爭專利公告前已完成施作，何來侵害專利權情事，被告亦無侵害原告專利權之故意過失可言。
（二）系爭產品未落入系爭專利申請專利權範圍：
系爭產品上、下方均有一橫桿，且有門牌，系爭專利則無。又系爭專利波浪紋起伏大，紛由呈四個高度大之起伏狀波浪片條交叉所組成，屬壯麗而剛性強之花紋設計，系爭產品所塑之形意為鄉間以籬笆圈地護家之柔性意象，故其以狀似竹片起伏多至六個且高度低之片條組成之門板，並於上下端處設計以橫條，意表為串連竹片有如籬笆狀的形狀設計，與原告之花紋設計不同，尤其是在此都市叢林中，更能展現其親土性及柔和性之視覺感受，與原告的專利權是不同意象式樣，也非屬近似之物品，一般人極易辨明兩者之差異性，是系爭產品並未落入系爭專利權之範圍。
（三）系爭專利不具新穎性、創作性：
１、被證2 所示元帥金屬工業股份有限公司（下稱元帥公司）TS611 門板，於系爭專利申請日前即已公開。而被證2 之波浪紋設計特徵、門把之設置位置、形狀、構件及其上方、下方波浪紋斷開之非連續設計特徵，與系爭專利整體設計近似，故可證明系爭專利不具新穎性、創作性。
２、「591 房屋交易」網頁之「JR捷座」出租網頁廣告，其上載有「完工日期為2009/03 ～2011/03 」，及「更新870天前」推算為2009年5 月，可以證明被證3 早於系爭專利申請日前。又系爭專利整體之主要外觀特徵為前視圖縱向直立式線條，而後視圖僅為鋼質之門板而無任何之花紋，係因應結合功能而設之結構體，屬於功能性造型，不列入主要外觀特徵之審究。依被證3 之大門各種角度之圖片觀之，其門版之外觀亦由多數條具有高低起伏之細條物相互以高低配方式形成之波浪形設計，此與系爭專利具有極為相似之貌，經由比對後不難發現兩者之設計外觀，同樣為構思簡單、結構清明，故容易由被證3 之門板發展出不同波浪但相似圖案之高低起伏設計，實為該技藝領域中具通常知識者可輕易觸及，故被證3 可證明系爭專利不具新穎性及創作性。
３、被告將被證2 、3 送請鑑定，鑑定結果認被證2 、3 與系爭專利之專利權範圍構成近似，因此被證2 、3 可以證明系爭專利不具新穎性、創作性。
（四）被告未侵害原告營業秘密：
被告公司雖有向原告詢問湖波智慧門之價錢，但不知道原告正申請專利中，自無侵害原告營業秘密可言。
（五）系爭產品係於原告取得專利權之前即已完成製造安裝，被告並無侵害系爭專利之故意、過失，原告亦未舉證證明被告於原告取得專利權之後有何侵害情事，故原告請求並無理由。
（六）並聲明：(1)駁回原告之訴及其假執行之聲請。(2)訴訟費用由原告負擔。
三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第279頁） ：
（一）原告於99年12月8 日向智慧局申請「門板」新式樣專利，經該局審查核准後，發給第D142508 號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自100 年9 月1 日起至111 年12月7 日止（見本院卷第11頁）。
（二）被告公司經理曾於100 年4 月間至原告公司詢問門板售價，原告公司並開立兩張估價單給被告公司（見本院卷第17至18頁）。
（三）○○市○○○路○○○巷○○號皇御大廈之門板（即系爭產品）確實為被告公司興建皇御大廈時使用於該大廈中。
（四）原告曾於102 年7 月17日寄發存證信函予被告公司，請其停止侵害系爭專利權之行為（見本院卷第20至23頁）。
四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第279 至280 頁）：
（一）系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍而侵害系爭專利？
（二）被證2 或被證3 是否可證明系爭專利不具新穎性、創作性而有應撤銷事由存在？
（三）被告是否侵害原告系爭專利權？被告有無侵害系爭專利權之故意、過失存在？
（四）被告是否侵害原告營業秘密？
（五）本件損害賠償金額應如何計算？
（六）原告請求被告公司排除、防止侵害並銷毀侵權物品，是否有據？
五、本院之判斷：
（一）按原告以單一之聲明，主張數項訴訟標的，並未請求法院選擇其中之一裁判，亦未定有先後之順序，而係請求法院就各該訴訟標的同時為裁判者，此為訴之重疊之合併。如原告預防其提起之訴訟無理由，而同時提起不能併存之他訴，以備先位之訴無理由時，可就備位之訴獲得有理由之判決者，則為訴之預備之合併（最高法院84年台上字第2124號判決參照）。本件依原告起訴主張之原因事實，其訴訟標的法律關係為侵害專利權，嗣於訴訟進行中原告追加營業秘密為其備位請求權基礎，蓋原告所主張遭侵害者僅為一標的，即為原告系爭專利權之內容，而前者係以已公開之專利權為請求權基礎，後者則係以系爭專利權公告前之資訊為營業秘密作為請求權基礎，是兩者性質上不能併存，又原告以「先位請求權基礎依據為被告侵害原告系爭專利權，備位請求權基礎依據為被告侵害原告前開專利公告前之營業秘密」為其請求法院審理之型態，是本件為訴之預備合併，本院應先就其先位之訴即專利權部分為審理，先位之訴有理由，備位之訴即毋庸判決，必先位之訴為無理由，法院始得就備位之訴為裁判，合先敘明。
（二）再查，系爭專利係於99年12月8 日申請，經審定核准專利後，於100 年9 月1 日公告等情，有系爭專利專利證書及專利說明書附卷可參（見本院卷第11、78至86頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即99年8 月25日修正公布、99年9 月12日施行之專利法為斷（下稱99年專利法）。又原告主張被告侵害其專利權時間為100 年間，侵害其營業秘密之時間為100 年4 月至6 月，且原告亦以修正前專利法及修正前營業秘密法規定主張權利（見本院卷第6 頁、第160 頁），是有關專利侵權及侵害營業秘密部分，亦應適用99年專利法及修正前營業秘密法規定，合先敘明。
（三）系爭專利之技術內容：
系爭專利創作之主要目的，在「本創作有關於一種門板之花紋設計，採用在門板上結合相互交叉之波浪紋設計，可使門板整體呈現跌宕起伏感，除考慮了實用性，同時更兼顧了外形美感、整體花紋更加多變之設計要求，不啻為一新式樣之優良設計。本創作設計的門板，其整體外觀為長矩形門板正面設有多數單一直條紋相互交差，形成立體凸出波浪紋。」（見本院卷第79頁系爭專利說明書中文摘要）。其主要示意圖如附圖一所示。
（四）系爭產品之技術內容：
１、系爭產品基本上為一門板，整體呈長矩形，正面係由多數直立飾條相互交叉組成，單一飾條斷面為矩形形狀，兩兩飾條間係呈現規律之高低起伏相互交錯，形成立體凸出連續波浪紋之設計。並於握把周邊形成不具花紋的凹部，門板上嵌有一門牌，上、下具有間斷橫條（見本院卷第265頁左中照片「單開門」）。
２、又系爭產品另一形態為由一大一小的長矩形門板組成，中間以無花紋隔片區隔，其餘樣式均同前（見本院卷第264頁左中照片「子母門」）。
３、系爭產品之主要照片如附圖二所示。
（五）專利侵權比對分析：
１、解釋申請專利之新式樣範圍：
依系爭專利圖說，系爭專利「門板」主要為提供一種門板之花紋設計。參酌圖說之創作特點，並經整體觀察，系爭專利門板為由一大一小的長矩形門板組成，中間以無花紋隔片區隔。門板正面係由多數緊鄰排列且由上而下呈連續凹凸變化之直立飾條所組成，單一飾條斷面為矩形形狀，兩兩飾條高低起伏相互交錯，形成立體凸出波浪紋，使門板整體外觀呈現跌宕起伏之視覺感，一眼望之，明顯具規律性。此外，於握把周邊形成不具花紋的凹部。
２、解析系爭產品：
系爭產品之技術內容如前所述。
３、物品相同或近似判斷：
系爭專利之新式樣物品名稱為「門板」，而系爭產品亦為「門板」，故系爭產品與系爭專利「物品相同」。
４、整體視覺性設計相同或近似判斷：
(1)系爭產品與系爭專利比對，兩者之造形皆為一大一小的長矩形門板，中間以無花紋隔片區隔，門板正面為多數直立飾條緊鄰排列，兩兩飾條高低起伏相互交錯，形成立體凹凸連續波浪狀，並於握把周邊形成不具花紋的凹部之設計。因此系爭產品與系爭專利主要設計特徵相同，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品與系爭專利之整體視覺效果極為相似，故其整體所產生的視覺印象會使普通消費者將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視覺印象，故應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似。
(2)系爭產品門板上雖嵌有一門牌，並於上、下部設有間斷橫條，而略異於系爭專利，惟該些內容僅占有門板的極小比例，外觀差異不大，且門牌主要係作為標示作用，是該門牌及上、下部之間斷橫條應屬裝飾物，並不會對普通消費者於判斷系爭產品與系爭專利之整體視覺效果是否產生混淆印象有所影響，自難以此等差異而認系爭產品與系爭專利整體視覺性設計效果不構成近似。
５、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：
(1)若系爭產品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷系爭產品是否利用該新式樣之新穎特徵，若系爭產品包含該新穎特徵，系爭產品始有落入專利權範圍之可能。在本步驟中，僅須判斷系爭產品是否包含該新穎特徵；若系爭產品未包含該新穎特徵，應判斷其未落入專利權範圍。
(2)依新式樣範圍的解釋，系爭專利新穎特徵為：「於門板上結合呈連續凹凸變化的多數直立飾條，兩兩飾條高低起伏相互交錯形成波浪紋設計」。由整體視覺性外觀比對中，系爭產品整體造型與系爭專利係近似，且系爭產品亦具有「於門板上結合呈連續凹凸變化的多數直立飾條，兩兩飾條高低起伏相互交錯形成波浪紋設計」之造型特徵，故可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵，因此系爭產品落入系爭專利權範圍。
(3)至被告稱系爭產品未落入系爭專利申請專利權範圍云云，然其僅籠統概稱系爭產品與系爭專利意象不同，惟未依上開新式樣侵害鑑定比對步驟逐一比對何以系爭產品不落入系爭專利權範圍，況經本院解釋申請專利之新式樣範圍、解析系爭產品後，進一步為物品相同或近似判斷、整體視覺性設計相同或近似判斷、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷等，認系爭產品確已落入系爭專利申請專利權範圍，業如前述，是被告上開主張委無足採。
６、綜上，系爭產品落入系爭專利之專利權範圍。
（六）專利有效性分析：
１、本件被告主張系爭專利不具進步性，依智慧財產案件審理法第16條規定，本院應自為判斷，不適用民事訴訟法等相關法律有關停止訴訟程序之規定，合先敘明。再按對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，且可供產業上利用者，得依99年專利法第109 條第1 項、第110 條第1 項規定取得新式樣專利（現行法稱之為設計專利）。次按申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者，或該新式樣為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得取得新式樣專利，同法第110 條第1 項第1 款、第4 項定有明文。
２、本件引證案之說明：
(1)被證2 之技術內容（見本院卷第64頁及元帥公司外置型錄）：
被證2 為元帥公司TS-611號「門板」，除登載於元帥公司網站上，亦登載於元帥公司所發行之型錄，該型錄為元帥公司於95年9 月發行等情，有元帥公司元麟資字第（103）第002 號函附卷可參（見本院卷第266 頁），是其公開日早於系爭專利申請日（99年12月8 日），可為系爭專利之相關先前技術。被證2 為單一門板形式，門板表面具有多數櫛比鱗次之直立飾條組成，另握把位置上下呈一體平面狀，有別於門板其餘部位的凹凸變化。其示意圖如附圖三所示。
(2)被證3 之技術內容（見本院卷第133至140頁）：
被證3 為JR捷座之「門板」，依591 房屋交易網所示，其記載JR捷座之完工日期為西元2009年3 月至2011年3 月，而該591 房屋交易網就該出租物件記載「最近一次更新870 天前」、「有效期限0000-00-00」，據此推算，應認至遲於2009年5 月591 房屋交易網即已刊登JR捷座出租之資訊，是可進一步認定JR捷座於2009年5 月已完工，否則即無出租他人使用之可能，是其公開日早於系爭專利申請日（99年12月8 日），可為系爭專利之相關先前技術。被證3 為單一門板形式，門板表面具有多數櫛比鱗次之直立飾條組成，飾條排列明顯不具規律，另握把周邊形成不具花紋的平面部。其主要示意圖如附圖四所示。
３、被證2 不足以證明系爭專利不具新穎性、創作性：
(1)比對系爭專利與被證2 ，系爭專利門板為由一大一小的長矩形門板組成，中間以無花紋隔片區隔。門板正面係由多數緊鄰排列且由上而下呈連續凹凸變化之直立飾條所組成，單一飾條斷面為矩形形狀，兩兩飾條高低起伏相互交錯，形成立體凸出波浪紋，使門板整體外觀呈現跌宕起伏之視覺感，一眼望之，明顯具規律性。此外，於握把周邊形成不具花紋的凹部。而被證2 為單一長矩形門板，握把部位由上至下形成一體不具花紋的平面；又門板正面雖亦由多數櫛比鱗次之直立飾條組成，惟其兩兩緊鄰之飾條排列，一眼望之，並無明顯規律的凹凸變化，故系爭專利與被證2 兩者整體所產生之視覺印象不同亦非近似，將不致使普通消費者產生混淆誤認之虞，被證2 不足以證明系爭專利不具新穎性。
(2)又系爭專利門板上直立飾條的排列方式，係具有明顯規律變化的凹凸飾條，整體呈現跌宕起伏感，反觀被證2 直立飾條排列，並無明顯如系爭專利之規則凹凸起伏，是以單從被證2 之門板飾條，尚難引發所屬新式樣技藝領域中具有通常知識者能聯想到緊鄰兩兩飾條以規則之凹凸交錯排列，並呈現明顯跌宕起伏如波浪狀之視覺效果，故被證2不足以證明系爭專利不具創作性。
４、被證3 不足以證明系爭專利不具新穎性、創作性：(1)比對系爭專利與被證3 ，系爭專利之技術特徵如前開五、（六）、３、 (1)所述。而被證3 為單一長矩形門板，門板正面雖亦由多數櫛比鱗次之直立飾條組成，惟其兩兩緊鄰之飾條排列，一眼望之，並無明顯規律的凹凸變化，故系爭專利與被證3 兩者整體所產生之視覺印象不同亦非近似，將不致使普通消費者產生混淆誤認之虞，被證3 不足以證明系爭專利不具新穎性。
(2)又系爭專利門板上直立飾條的排列方式，係具有明顯規律變化的凹凸飾條，整體呈現跌宕起伏感，反觀被證3 直立飾條排列雜沓，明顯不具有系爭專利之規則凹凸起伏，是以單從被證3 之門板飾條，尚難引發所屬新式樣技藝領域中具有通常知識者能聯想到緊鄰兩兩飾條以規則之凹凸交錯排列，並呈現明顯跌宕起伏如波浪狀之視覺效果，故被證3不足以證明系爭專利不具創作性。
５、被告雖將被證2 、3 送鑑定，稱依鑑定結論（見本院卷第204 至211 頁、第270 至274 頁），被證2 、3 與系爭專利權範圍構成近似，故可證明系爭專利不具新穎性、創作性云云。惟查，專利侵害鑑定與有效性判斷分別具有不同的分析步驟，簡言之，侵害鑑定著重於整體視覺設計是否相同或近似與是否包含系爭專利之新穎特徵，而有效性判斷著重於與先前技藝是否相同、近似或是否為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，兩者並無可逆的效果或必然的關係存在，是被告上開所述，顯然誤解專利侵害鑑定與專利有效性判斷之不同，自無足採。
（七）被告並未侵害原告系爭專利權：
１、按「（第一項）申請專利之新式樣，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。（第二項）申請專利之新式樣，自公告之日起給予新式樣專利權，並發證書。」99年專利法第113 條第1、2 項定有明文。又按「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」現行專利法第47條第1 項亦有規定，該規定依同法第142 條為設計專利準用之。足見專利權人係於公告後取得專利權，斯時始得本於專利權人地位向他人請求損害賠償及排除他人侵害。又發明專利設有補償金制度，以彌補發明專利權人因發明專利早期公開後、公告前因尚未取得專利權之損失，然此規定於新型及新式樣專利並未準用，因此，新式樣專利權人於取得新式樣專利權之前，因尚未有專利權存在，他人即無侵害專利權可言，其亦無補償金請求權可資行使。２、經查，原告係自100 年9 月1 日起始取得系爭專利權，而被告稱系爭產品係於100 年6 月底即已製造並使用於皇御大廈等情，業經證人即凱旋門公司經理○○○證稱：系爭產品係由凱旋門公司所施作，100 年4 月間被告公司劉經理前來洽談門板樣式，其出具凱旋門公司及統帥公司型錄供劉經理選擇，最後劉經理選的是統帥公司的門板，當時劉經理有說門的上、下部要有橫的木頭飾條，且上方要有門牌，100 年6 月30日凱旋門公司即將所有門板安裝在皇御大廈（其照片如附圖二編號二），而上、下部橫桿及門牌則是在100 年底加工完畢（其照片如附圖二編號一）等語（見本院卷第249 至251 頁），並有報價單、契約書、證明書附卷可參（見本院卷第148 至153 頁、第192 頁、第242 頁），又系爭產品之上、下部橫桿及門牌屬裝飾物，於整體視覺效果比對上不會產生影響等情，業如前述，是縱使系爭產品落入系爭專利權範圍且系爭專利有效，然系爭產品既已於100 年6 月30日製造、安裝完畢，斯時原告尚未取得系爭專利權，被告之行為即無侵害專利權可言。原告對此僅謂：被告無法證明系爭產品安裝於永泰皇御大廈之門板完成時間為100 年6 月30日云云，然證人○○○與兩造並無間隙，當無甘冒偽證罪之風險附和被告辯詞之可能，且證人○○○之證詞亦有相關書證可資佐證，復查無其他顯不可信之情形，是證人之證述應屬可採，原告上開所述並無理由。
（八）原告請求被告等負連帶賠償責任，並請求命被告公司排除、防止侵害及拆除系爭產品，核屬無據：
１、按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」、「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置」，99年專利法第84條第1 、3 項定有明文，上開規定依同法第129 條為新式樣專利準用之。
２、查被告製造、安裝系爭產品時，原告尚未取得系爭專利權，是被告並無侵害專利權可言，已如前述，被告自無須依上開規定對原告負損害賠償責任。再者，被告公司既無侵害系爭專利權之故意、過失，且被告公司並非以販賣門板為業，其係因起造建案而委託他人製造門板使用於建案中，每個建案所使用之門板未必相同，被告亦稱僅有皇御大廈使用系爭產品（見本院卷第240 頁），難認日後被告尚有侵害原告專利權之可能，原告復未舉證證明其取得專利權後尚有其他情事足認被告有侵害原告系爭專利權之虞，是其請求命被告公司排除、防止侵害，並無理由。又系爭產品雖落入系爭專利申請專利權範圍，然被告製造、安裝系爭產品時，該產品並非侵害專利權物品，若認原告事後取得專利權即可使得原為合法之物品變成侵權物品，顯與專利權公告制度有違，亦有害交易安全及對善意第三人之保護，因此，原告依上開規定請求拆除皇御大廈建物內之系爭門板產品，亦屬無據。
（九）被告並未侵害原告營業秘密：
１、按「因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者，為侵害營業秘密」。又「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者」修正前營業秘密法第10條第1 項第4 款、第2條定有明文。準此，足見營業秘密法所稱之營業秘密，須符合非週知性、價值性、秘密性（保密措施）等三要件始足當之，是營業秘密所有人主張其營業秘密遭侵害而請求損害賠償時，應證明其所主張之資訊具備上開三要件。
２、經查，原告稱：被告公司於100 年4 月間向原告詢問湖波智慧門（即系爭專利之門板）之報價及相關資訊，原告應其要求提出報價單，是被告公司對該門板之設計屬於原告之營業秘密，無由諉稱不知云云，然依報價單所示（見本院卷第18頁），其上並無「專利申請中」字樣，則被告公司如何得知該門板正申請專利中而屬原告營業秘密？再者，原告既不否認湖波智慧門即為系爭專利物品，並自承於被告公司詢價時將有關湖波智慧門之相關資訊提供給被告公司，足見任何消費者均可輕易得知該門板資訊而了解系爭專利之內容，原告並未採取合理之保密措施，自難認符合營業秘密法所稱之營業秘密，是原告主張系爭專利於公告前為原告之營業秘密云云，洵屬無據，被告公司並無侵害原告營業秘密可言，則原告依營業秘密法第11至13條規定，請求被告等負連帶損害賠償責任，並對被告公司排除、防止侵害及請求銷毀侵權物品，即無理由。
六、綜上所述，本件被告並未侵害原告專利權及營業秘密，是原告依99年專利法第123 條第1 項、第129 條準用第84條第1項、第85條、營業秘密法第11至13條、公司法第23條第2 項規定，提起本件請求，請求如其聲明所示，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 9 月 30 日
智慧財產法院第二庭
法 官 蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當
事人之人數附繕本）。
中 華 民 國 103 年 10 月 8 日
書記官 邱于婷
