最高法院民事判決九十五年度台上字第一六六三號
2006/08/07 重要判決專利權於撤銷其專利之處分未確定前，依法仍有效存在
判決意旨：
原審謂其係處於不確定狀態，得否享有專利權仍有疑義云云，所持法律見解，尚有可議。而被上訴人於上訴人專利權經撤銷確定前，如確有侵害其專利之行為，能否謂其無故意、過失，尤非無斟酌之餘地。未斟酌被上訴人自承「伊產製之隔熱鋼板係與上訴人修正前新型專利權申請範圍結構相同，與修正後專利權結構不同」等語（一審重智卷五七頁反面）暨比較修正前後之專利內容，即遽為不利上訴人之論斷。
最高法院民事判決 九十五年度台上字第一六六三號
上訴人：德保有限公司
法定代理人：沈昭錦
訴訟代理人：蘇文生律師
被上訴人：欣興石棉工業股份有限公司
兼法定代理人：林碧杉
訴訟代理人：林瑞成律師
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十四年三月十五日台灣高等法院台南分院第二審判決（九十三年度智上字第三號），提起上訴，本院判決如下：
主文：
原判決廢棄，發回台灣高等法院台南分院。
理由：
本件上訴人主張：伊為新型第106273號「隔熱浪板結構改良」專利權人，被上訴人欣興石棉工業股份有限公司（以下稱欣興公司）及其負責人即被上訴人林碧杉自民國八十四年一月間起製造、販賣之「隔熱浪板結構改良」之產品，共同侵害伊之專利權，應依修正前專利法第八十八條、第八十九條、民法第一百八十五條規定，連帶賠償伊損害；而林碧杉為欣興公司之負責人，依公司法第二十三條規定，亦應負連帶賠償責任。茲先就伊自八十四年一月起至八十九年六月止所受損害額中之新台幣（以下同）一百五十九萬五千五百十元部分為請求（其餘保留請求權）等情，爰求為命被上訴人連帶如數給付及加計遲延利息之判決。
被上訴人則以：系爭專利權曾經他人舉發成立而遭撤銷，伊製造之隔熱鋼板與上訴人未被撤銷確定之新型專利結構相同，但與上訴人修正後所取得之新型專利權不同；上訴人提出之鑑定報告亦係依據修正前之專利範圍進行鑑定，有重大瑕疵。且伊無侵害系爭專利權之故意或過失，自不負賠償責任，上訴人之請求權亦已罹於二年時效等語，資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：被上訴人抗辯上訴人依侵權行為法則請求損害賠償，其請求權已罹於二年時效等語，尚非可採。而上訴人雖自八十三年九月一日起取得新型第106273號專利，但其專利範圍之大小為何，先後經訴外人李幸修、林薇芬、王游芬、謝文松等（下稱李幸修等四人）、陳嘉欽及奇遠實業有限公司提出舉發，依序經前經濟部中央標準局於八十六年四月二十二日、八十七年十二月二十二日、八十八年四月十七日認舉發成立，撤銷其專利權。上訴人因之於八十六年五月間申請更正系爭專利，先經主管機關為「不准更正」之處分，嗣始由經濟部智慧財產局於八十九年三月三十一日准予更正，並於八十九年五月一日將其「說明書及圖示或圖說更正公告」登載於中華民國專利公報。依其更正後之說明書、圖示及申請專利範圍，已自我限縮，經限縮後之申請專利範圍為「該搭接部（21）之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽（211），俾形成浪板搭接處之扣接結構」，自此上訴人專利權即限縮在該範圍內。而上訴人主張被上訴人林碧杉違反專利法，固提出八十八年六月一日林碧杉之調查筆錄等為證，然林碧杉違反專利法乙案，嗣經台灣嘉義地方法院為免訴判決，則該調查筆錄是否能為其不利之證據，已非無疑；且上訴人提出中國機械工程學會八十六年一月十五日製作之專利侵害鑑定報告，係上訴人自行委託，又鑑定報告日期在上訴人申請更正專利範圍之前，亦不可遽採。按上訴人之專利權曾多次經人舉發成立，且經濟部智慧財產局於八十九年五月一日始准其更正，可見在八十九年五月一日更正前，上訴人就系爭專利是否已有新穎性及進步性，實仍處於不確定狀態，即其是否得享有專利權，仍有疑義，則上訴人主張被上訴人自八十四年一月起至八十九年六月止，有侵害系爭專利之故意或過失，即難採信。此外，上訴人復未能舉證以證明被上訴人確有侵權行為，其請求被上訴人連帶賠償一百五十九萬五千五百十元本息，即屬無據，不應准許等詞，為其判斷之基礎。惟按九十二年二月六日修正前專利法第七十四條規定「發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」，可見申請人取得之專利權，雖經專利專責機關撤銷，惟於該撤銷之處分確定前，其專利權仍不失效力。本件上訴人取得系爭新型第106273號專利，其專利權期間自八十三年九月一日起至九十四年六月二十八日止（見原審卷(一)一五六頁專利證書），而李幸修等四人、陳嘉欽及奇遠實業有限公司對之提出舉發，雖經前經濟部中央標準局認舉發成立，撤銷其專利權，惟上開撤銷處分，嗣均經上訴人循行政救濟程序撤銷，由經濟部智慧財產局改為舉發不成立之處分確定（見一審重智卷七七至九二，六二頁，原審卷(一)一八八至一九四、二六九頁）。上訴人之專利權於撤銷其專利之處分未確定前，依法仍有效存在，原審謂其係處於不確定狀態，得否享有專利權仍有疑義云云，所持法律見解，尚有可議。而被上訴人於上訴人專利權經撤銷確定前，如確有侵害其專利之行為，能否謂其無故意、過失，尤非無斟酌之餘地。又上訴人主張被上訴人侵害其專利權，除提出中國機械工程學會製作之專利侵害鑑定報告外，於原審並陳明是否有再送鑑定必要，由法院斟酌等語（見原審卷(二)三四三頁），原審既認該鑑定報告係上訴人自行委託製作，不予採信，竟未囑託司法院指定之侵害專利鑑定專業機關為鑑定（專利法第九十二條第二、三頁），且未斟酌被上訴人自承「伊產製之隔熱鋼板係與上訴人修正前新型專利權申請範圍結構相同，與修正後專利權結構不同」等語（一審重智卷五七頁反面）暨比較修正前後之專利內容，即遽為不利上訴人之論斷，亦嫌草率。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十五 年 七 月二十八日
最高法院民事第五庭
審判長法官吳 啟 賓
法官高 孟 焄
法官謝 正 勝
法官黃 秀 得
法官袁 靜 文
本件正本證明與原本無異
書記官
中 華 民 國 九十五 年 八 月 七日
