經通國際智慧產權事務所

美國有強制規定，使用宣誓、使用聲明之修正及其他依「已使用」提出的商標申請案其中的每一個指定商品或服務項目都必須確實使用，否則必須刪除「未使用」之指定商品或服務項目。

在美國Medinol Ltd. v. Neuro Vasx Inc. 實務案例中，最後法院因被告Neuro Vasx Inc.在商標申請過程中明知其中一指定商品「未使用」，而仍提出使用宣誓之行為認定被告以詐騙手法取得商標註冊。

Medinol Ltd. v. Neuro Vasx Inc.的案情介紹：

原告Medinol Ltd指控被告Neuro Vasx Inc.為了取得商標註冊，在明知資料錯誤的情況下仍向美國商標局提出使用宣誓，因為沒有提出不實的使用宣誓－載明商標使用在插管上，被告無法取得商標註冊。被告Neuro Vasx Inc.向法院提議，願意刪除「未使用」指定商品－插管，並提議即決裁判(summary judgment)，而此提議被法院拒絕；刪除指定商品的建議無法抹滅其以詐騙手法取得商標註冊的事實，因此，如果因商標未在插管上使用而商標註冊的取得視同詐欺，那麼被告的商標註冊可能做廢。

既然被告在申請與公告中有指定兩種商品－插管以及導管，又在使用宣誓上載明商標使用在兩種指定商品上卻僅實際使用在導管上。另，被告已知道或應該要知道提出使用宣誓時，商標尚未實際使用在全部的指定商品上，又既然被告主張忽略了准予註冊通知上的插管，卻無法否認已知或應知提出的使用宣誓是錯誤的，撤銷商標註冊案的訴狀以即決裁判審理，被告被指控以詐欺方式取得「Neurovasx」的商標註冊。

原告Medinol Ltd要求撤銷被告Neuro Vasx Inc.的商標註冊案，被告提議修正自己的註冊案以及即決裁判，提議被駁回；原告被允許以即決裁判審理被告以詐欺方式取得商標註冊的控訴。

法官：Simms, Walters以及Rogers裁決此案。

法院審判
現在被告於2003年1月9日提出修正註冊案以及即決裁判的提議就快被裁決，提議摘要已遞交。

註冊案第2,2377,883號
被告以企圖使用提出的「Neurovasx」商標申請，申請號75/326,112，其指定商品為醫療器具：神經插管及導管，已於2000年8月15日准予註冊，註冊案第2,2377,883號（證書第883號）。

在公告期過後，1998年7月28日發出的准予註冊通知所載明的指定商品與申請時相同，之後被告兩次要求延期提出使用宣誓，1999年7月18日的第二次延期理由如下：
★申請人尚未實際使用其申請商標在准予註冊通知所載明的指定商品上，但將盡其所能實際使用其申請商標在上述指定商品上或與商品相關的包裝上，如：商品的促銷、宣傳。

2000年1月7日，被告提出使用宣誓以及下列聲明：
申請人已實際使用其申請商標在下述指定商品上或與商品相關的包裝上
★與准予註冊通知所載明的指定商品相同。
__ 準予註冊通知所載明的指定商品，除了：（列出刪除指定商品）。
商標最早使用於1999年11月15日。

使用宣誓以下列一定的聲明結尾：
簽署人在此被告誡任何蓄意的錯誤聲明將以罰款、監禁或同時兩種方式作為懲處，…任何蓄意的錯誤聲明可能危及商標申請的效力及註冊，並在此聲明…商標已實際使用；簽署人宣誓在此所有的聲明屬實。

使用宣誓的簽署人Jeffrey A. Lee是被告公司的總裁（CEO）；美國商標局於2000年8月15日接受此使用宣誓並發出證書第883號。

答辯
2002年5月1日，原告提出撤銷證書第883號的訴狀並宣稱被告向美國商標局（簡稱USPTO或商標局）提出使用宣誓時，還未實際使用其商標在插管或與插管相關的包裝上，迄今仍未實際使用。原告宣稱被告是在明知自己提出不實的使用宣誓的情況下，以詐欺手法騙取商標局頒發證書第883號，又「因要誘導商標局准予其商標註冊，故蓄意提出不實的使用宣誓，商標局在合理的情況下依據被告提出的使用宣誓，准予其商標註冊」，基於上述理由被告已被核准的商標註冊不該被繼續。

2002年9月26日，被告答辯，在這事件中（inter alia），
「無意願繼續其〞Neurovasx〞商標註冊中所指定的插管，並要求刪除美國商標註冊案第2,377,883號中的指定商品：插管」。

另，回覆原告的訴狀中的第7段，被告承認未實際使用〞Neurovasx〞在插管或與插管相關的包裝上。
答辯繼續：
被告回覆原告的訴狀中的第8段及第9段繼續答辯，被告否認在〞Neurovasx〞的使用宣誓書內容中宣稱已使用其指定商品，在使用宣誓中的方格打勾是聲明指定商品為「准予註冊通知所載明的指定商品」，當時使用宣誓書尚在準備中，卻無心忽略了准予註冊通知所載明的指定商品，除了導管外還包括插管是事實，被告否認原告在第8段及第9段的指控。

最後，被告同意自己的商標註冊不該繼續指定商品為插管，故提出「部分刪除」證書第883號的要求，請求從指定商品中刪除插管。

被告提議
2003年1月9日，被告提議修正其商標註冊刪除插管，並請求法院裁決：

依據商標法第2.127(a)款及聯邦民事法第56條，以及考量其修正註冊案第2,337,883號的提議，請求取消撤銷註冊商標的起訴；被告在「登記者的答辯與部分撤銷的提議」表明請求即決裁判的立場，並於2002年9月26日提出，刪除已註冊商標「註冊前未使用的指定商品」的修正申請，完整答覆原告的論點，因提議是在聽證會前的前30天提出，故現階段的請求法院裁決是依據商標法第2.127(e)(1)項，預定2003年4月30日判決。

提議2-3
被告提議修正商標註冊的申請並未與原告的同意書一起提出，請求法院裁決的申請也無提出宣誓證言或相關證據。被告的提議申請僅顧問簽署，無法被證明屬實。

原告反對被告修正註冊案的提議，並反駁即使被告的提議被允許，修正商標註冊仍無法補救訴狀中詐欺的指控。原告的看法是被告騙取商標註冊的詐欺手法，破壞了整個商標註冊制度，若非如此，僅些許鼓勵申請人說出真相；如宣誓錯誤被查獲，他們可能僅僅刪除任何未使用的商品，但結果是與先前的權利並無差別，結果是相同的。

被告簡短地第一次回應詐欺的指控，被告答辯：坦承自己犯錯，但很明顯地無任何依據指證這錯誤是詐欺的行為，原告並無任何前例舉證支持這假設，相反的，即使詐欺的假設成立，也因被告試圖從指定商品中刪除插管而被銷除了。

同樣的，被告承認商品敘述的錯誤以及適時提出試圖修正的請求，持續示範了「無應審訊的證據事實」（no genuine issue as to any material fact）。原告未能舉證被告當時的錯誤是蓄意詐欺，也無證據可證明或法條可依據被告應該無權修正商標註冊的指定商品。

法條依據
一涉及評審委員會之間程序的註冊案，可依照商標法第7（e）款以及商標實施法則第2.133款與第2.173款進行修正，商標實施法則第2.133款提供委員會可能准許之修正動議，委員會實行此已實施多時的法條目的在於保留「未經同意之修正」的裁定權直到審判程序或即決裁判，如註冊人對註冊案主張一些限制指定商品或服務的權利，此情事必須肯定是基於防衛或是有企圖修正註冊案使其包含限制。

在無其他應審訊的證據事實呈堂的情況下，一方可依法主張即決裁判，呈堂證據的審查必須是些許有利於非提議另一方。

討論
無應審訊的證據事實的論點呈堂，不可否認被告提出『企圖使用』申請並指定商品為醫療器具：神經插管及導管，也無可否認被告提出使用宣誓時期商標僅使用於導管，（至今仍）未使用於插管。

再者，根據商標實施法則第2.173（b）款，不容置疑地被告的修正提議是合法且合乎事實。最後，被告依照商標法第7（c）款所提議的註冊案修正已支付規費。

然而，我們認同原告，依法被告無權主張即決裁判，原告所宣稱的詐欺是被告在知情的情況下仍將文件送達USPTO為其指定商品取得商標註冊，既然USPTO不會頒發涵蓋「未實際使用」指定商品的商標註冊證，若非被告的誤導，無疑地其使用宣誓不會被接受而商標註冊證更不會被頒發。

更重要的，「未實際使用」指定商品的刪除不等於消除了對商標局的欺瞞，也就是原告所宣稱的詐欺行為，倘若註冊證的取得被證明是詐欺行為，註冊證無效。允許被告的修正提議並非重點，即使將「插管」從註冊證中刪除，被告是否以詐欺手法向商標局取得商標註冊的問題仍然存在。

以此類推，因被告無法證實可依法主張即決裁判，被告修正以及即決裁判的提議被拒絕。

如上所述，紀錄上無應審訊的證據事實，也無顯示更進一歩的發掘和審訊會更改既有事實，在這情況下，委員會可能主動進入即決裁判也極有可能判非提議一方（原告）勝訴。

原告宣稱，被告承認錯誤，使用宣誓的遞交而取得商標註冊資格構成詐欺，商標申請人在已知道或應該知道宣誓書內容錯誤或與事實不符仍提出使用宣誓即是用詐欺手法獲得註冊資格。

我們瞭解被告否認自己有計劃遞交使用宣誓是欺詐的行為，再者，在即決裁判涉及對「意圖」提出質疑的案情通常是決議不起訴。

雖然如此，如奈斯法官（Judge Nies）在Imperial Tobacco恰當的指出：
「每個受爭論的放棄案例，被告否認意圖放棄自己的商標，否則不會有這麼多的爭議。…. 然而，一方必須提出比大膽結論的證言或宣誓口供更確切的證據，一無意圖放棄的實證陳述就不過是比訴訟程序請求拒絕略勝一籌」。

Imperial Tobacco Ltd. v. Philip Morris Inc.一案，Imperial Tobacco是一放棄案例，我們發現此案例意圖的因素與法庭審理的本案相關。

因此，適當的疑問並非是登記者本來的意圖，而是其意圖所表明的目的；「我們明白，證明個人當時的想法；如果可能的話；是很困難的，並且其意圖通常是從當時情況以及個人相關證言所推論的。」

在此，本案中申請以及公告時的商品確認包括兩種物品：插管以及導管，不經抵抗的，商標並未使用在其中一商品上（插管），被告指出在提出使用宣誓時，商標已使用在「此申請案的准予註冊通知書所載明的指明商品」。

准予註冊通知書上僅有兩種確認商品；商標皆使用在兩種商品上或皆不使用，被告簽署的使用宣誓是依據「罰款或監禁或兩者同時…也（了解）這故意的錯誤宣誓可能危及申請效力或註冊結果」的懲罰。很明顯的，如此正式的宣誓在簽署遞交予USPTO之前是（必須是）要徹底調查，而現在不會聽到被告簽署前未查閱的反駁。

本案無應審訊的證據事實清楚的被確認是，被告已知道或應該知道在提出使用宣誓時其商標未使用在全部商品上，不論是指定的商品或是使用宣誓本身並非過長的、高度技術性的或是內容混亂的，並且很明顯的，簽署文件的總裁是處身於要知道（或要詢問）宣誓的其中事實的位置。

被告對於沒注意到宣誓內容（我們視同事實接受）的解釋－准予註冊通知書上的插管「顯然地是被忽略」－並不破壞被告已知道或應該知道其使用宣誓內容有錯誤的結論，被告知曉其商標未使用在插管上－或魯莽的忽略事實真相－正是確立企圖犯詐欺獲得註冊的全部所需。很明顯的，不是全部的錯誤宣誓構成詐欺，然而本記錄中的相關事實不允許其他的結論，我們認為被告使用宣誓上相關的錯誤事實陳述視同詐欺。

因此，原告控訴被告詐欺行為在即決裁判獲得勝訴。

依然存在的問題是：原告不僅必須確立確鑿的理由撤銷註冊案，還必須證明自己的立場方能佔優勢；原告若能證明自己的商標申請案因第883號註冊案而不通過的聲明，便足以確立自己的立場；原告尚未提出任何證據。

原告因此被允許在通知寄出日的30天內證明自己的立場屬實，並證明依法自己有被審判的權利，針對此事件，被告被允許在通知寄出日的50天內答辯，倘若原告在即決裁判提出充分證據證明自己的立場以及被審判的權利，原告在即決裁判佔優勢，則撤銷註冊案的請求被准許，否則又繼續回到同樣的問題。

此案持續審判直到原告做出答覆。

本所建議：
★在指示提出使用宣誓、使用聲明之修正以及其他以「已使用」提出的商標申請之前，請務必確認其每一個指定商品或服務項目都已確實使用；
★若有其他已提出的商標申請或其他已取得的商標註冊，也請務必確認其每一個指定商品或服務項目都已確實使用，倘若發現提出使用聲明時尚有指定商品或服務項目「未使用」，則請至少給予指示提出修正並刪除其每一個「未使用」之指定商品或服務項目，但此種方式不足以補救虛偽不實的指控；另，
★可指示本所提出新的商標申請以確保商標的合法使用，否則在上述同樣的情況下，商標註冊恐被撤銷。

經通國際專利商標事務所 國外部 蔡佩恩 撰
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