經通國際智慧產權事務所

專利問題

• 專利是什麼，申請專利的目的?

  隨著工業時代的到來，人們的財產已由早期游牧、農耕、商貿社會中的物品、土地及資本等有形物件，追加了一項無形的智慧。 惟任何發明人的智慧結晶，若在無法得到任何報酬的情況下要提供給社會大眾實施，勢必降低發明意願，並可能造成智慧結晶成為獨門祕訣而有失傳之虞。 因此，由國家代表社會大眾授予發明人一定期限之專利排他權，將能鼓勵、保護及利用該智慧結晶來促進產業發展。
   

  專利、商標、著作權三者皆是智慧財產權的其中之一，取得智慧財產權最重要的目的就是不允許他人進行仿冒行為，由於智慧財產權具有高度的獨佔性質，因此，若能在現代自由經濟的社會中善用獨佔權利，自然能有機會來獲得可觀的經濟利益。

• 專利的屬地制度及先申請制度

  屬地制度，顧名思義是指希望在不同國家取得製造、銷售或使用的保護權利，就必須在各國的主管機關分別申請並取得專利權，始能在該等國家享有法律上的權利保障；未進行專利申請的國家，即便有仿冒者在當地進行製造、銷售或販賣等行為，將因無任何法定權利保護，而無法主張任何相關權益。

   

  先申請制度，是指最先提出專利申請的申請人，始能在核准公告之後獲得該國家法律上的權利保護，未提出專利申請或是非最早提出專利申請者，將無法受到專利法保護。

• 專利申請時機?

  專利要取得核准是必須符合專利法規定之多項要件，當然一般案件申請能越早提出取得申請日期越好，主因越晚提出申請取得申請日期，則審查時官方所能採用相關前案資料的阻礙只會逐漸遞增。因此，究竟是有了構想就要趕快提出申請，還等到實際產品完成再提出申請始為較佳方式？

   

  惟不同情況所要採用的方式不同，說明如下：

  1. 有構想即提出申請：

  構想往往僅是一個初步概念，惟初步概念必須是熟習該項技藝人士能瞭解並可據以實施，因此，發明人必須提供達成初步概念的基本手段，才能將構想提出申請。

  然而，一般構想多屬簡易的大方向概念，故提出申請後往往也容易跟其他先前技術的案件概念有衝突之虞，相較於有實際產品再提出申請，審查過程中遇到阻礙的機會較高。

  當然，若能事前專利檢索來確認該概念屬於前所未有的創新想法，確實就應該在有概念時即要盡速提出專利申請來取得先機。

   

  此外，初步概念在後續實品化的過程中，可能會讓最後實品樣態與原先概念樣態產生很大的差異，導致原先概念的申請案無法保護到實際產品樣態，而需要再額外花費來對實際產品樣態重新進行申請。

   

  2. 有實際產品再提出申請：

  相較於有概念即申請，完成實際產品再申請的缺點就是申請日期取得會延後，最糟情況就是剛好有人事先提出相同或類似案件的申請；然而，扣除巧合之相同情況，有實際產品再申請能讓專利說明書上記載各種技術細節特徵，避免不符合明確性或近似於其他技術前案之情況發生，藉以增加專利申請案取得核准的機會。

• 專利類型的申請考量

  依據台灣專利法第2條規定，專利分為發明專利、新型專利、設計專利三種，而部份國家(如：美國、歐洲)則是規定專利分為發明專利以及設計專利兩種。

   

  發明專利指利用自然法則之技術思想之創作。

  新型專利指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。

  設計專利指對物品之全部或部份之形狀、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得申請設計專利。

   

  首先，申請人必須知悉產品特色是在1.功能效果及/或2.外觀樣態，說明如下：

  1. 單獨功能效果：

  必須確認產品特色是因成份方法的不同還是產品結構的改變所產生，其中，成份、方法部分僅能申請【發明專利】進行保護，而結構設計得申請【發明專利】或【新型專利】的其中至少一種進行保護。

  此外，由於發明專利與新型專利所能夠取得結構的保護範圍並無不同，因此，申請人在選擇發明專利及/或新型專利的申請，得考量以下差異因素：
   

  A. 保護時間：

  發明專利期限20年屆滿。(年限較長)

  新型專利期限10年屆滿。
   

  B. 審查制度：

  發明採實體審查制來審查專利要件，因此，若有查詢到近似前案，將會衍伸出審查意見通知的相關程序，不一定能夠取得核准。

  新型採形式審查制，不查詢是否有近似前案，只要符合申請所需提供的相關資料，基本上即可取得專利核准、除非有違反法定不予專利之情事，才會無法取得核准。
  
  C. 審查時間：

  發明專利審查時間約12～24個月(台灣)，他國約18～30個月。

  新型專利審查時間約3～6個月(台灣)。(審查時間短，核准較快)

  
  D. 權利主張：

  發明核准後，可直接主張發明權利權。(發現侵權可立即處理)

  新型核准後，必須額外再申請新型技術報告，且報告內容必須符合專利要件規定，始建議主張新型專利權利。(報告申請需要最少6個月時間，期間僅能先行蒐證)

  再者，依據專利法第32條規定：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利，專利專責機關應通知申請人限期擇一」

  簡言之，兩專利案同時申請時，將以新型專利取得較早的核准保護日期，且後續權利保護能透過放棄新型專利，改由發明專利延續保護至20年的時間，並能在發現侵權情事時直接主張專利權等眾多優點，但其缺點在於申請費用將比單獨一案申請來的高。

  2. 單獨外觀樣態：

  確認產品外觀特點是在整體樣態還是某一特定部分樣態，並且確認該產品採取形狀、花紋、色彩或其結合的何種形式申請【設計專利】。

  3. 功能效果及外觀樣態兩者：

  1. 倘針對功能效果申請保護，而未對外觀樣態申請保護，他人若以不同功能產品但外觀相同或雷同者進行仿冒，將不致構成專利侵權。
  2. 倘針對外觀樣態申請保護，而未對功能效果申請保護：他人若以相同效能產品但外觀不同者進行仿冒，將不致構成專利侵權。

  因此，若專利創作涉及產品構造及外觀樣態，應就同時申請發明(或新型)與設計專利，此為保護權利臻於完整的正確申請方式。

• 專利如何決定申請保護的國家?

  可考慮以下因素衡酌之：

  1. 業務上已經往來或是本業中技術較為發達的國家，如中國、美國、日本、歐洲（英國、德國、法國…）等國。
  2. 仿冒嚴重國家，如大陸、東南亞國家，其中，中國仿冒猖獗為全球之最，又係為最大之代工廠，若取得大陸專利權，將可遏止其他廠商在大陸實施此一創作，包括委託製造加工再回銷台灣。
  3. 競爭廠商的主要國家，如南韓、新加坡、澳洲…等，藉由專利權的牽制，間接影響競爭同業的發展。
  4. 人口數較多的發展中國家，如印度、巴西、東南亞國家…等，日後可能成為主要生產地的國家。
  5. 具產業界的重大突破發明，市場性預期樂觀者，專利佈署應較為廣泛。

• 有效性專利的核准要件?

  依據台灣專利法第22條規定：「可供產業上利用(1.產業利用性)之發明，無下列情事之一，得依法申請取得發明專利：

  　一、申請前已見於刊物者。

  　二、申請前已公開實施者。

  　三、申請前已為公眾所知悉者。（2.新穎性）

  　發明雖無前向各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時(3.進步性)，仍不得取得發明專利。

   

  此外，依據台灣專利法第26條規定：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上的請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。(4.明確性)」

   

  因此，專利必須符合產業利用性、新穎性、進步性及明確性，始能取得核准，其中，各要件意義簡述如下：

   

  產業利用性，指發明的實用性(utility)或功效(efficacy)，且必須具有可實施性(enablement)與再現性。

   

  新穎性，指申請日前，不能有任何公開發表或是完全相同的前案技術；但若公開發表符合各國法令明定的除外規定，可在事實發生後的規定期間內主張優惠期來進行專利申請。

   

  進步性，指申請日前，必須與公開文獻之間具有差異特徵，且該差異特徵必須非熟習該項技術者所能輕易完成。實務上，若僅是1.尺寸、形狀或材料的變換，或是2.技術特徵能直接由多個引證的公開文獻直接結合得知，大多會被審查員認定不符合進步性規定。

   

  明確性，指說明書所撰寫的內容，必須清楚說明各構件之間連接關係以及動作關係，或是方法步驟之間的各項技術內容，尤其是要被請求保護的技術特徵，務必不要隱藏要點而是要清楚說明。實務上，有欠缺說明導致不符明確性規定多是發生在發明專利的方法技術。

• 專利歸屬

  一項創新技術的完成，其專利申請的權利究竟應該歸屬於誰(發明人、公司、出資者)。

  一般而言，若有契約約定者，就按照契約內容規定，若無契約約定者，將按照各國專利法之相關規定。

  台灣專利法第7～8條規定情況如下三種：

  「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。」

  「受僱人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用僱用者資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。」

  「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。」

• 專利可以階段性申請，還是必須同時申請?

  專利申請由於受到先申請制度以及新穎性要件的兩項規定影響，若是採用一般方式來進行其他國家的階段性申請，恐因1.申請人自行公開 或是2.他人搶先他國申請，而導致申請案無法在其他國家順利核准。

   

  為避免前述兩種情況的發生，世界各國互相承認一種國際優先權制度來克服此一情況，所謂主張國際優先權是指後續其他國專利申請的判斷基準日，以優先權日(第一個專利案的申請日)為准，而非實際他國申請當天。

   

  並且依據專利種類的不同，分別給予發明、新型12個月、設計6個月的優先權期間。
  
  以下採用圖式方式來舉例說明主張國際優先權的專利申請案：
  
  
   

  綜上所述，專利是有條件的能在國際優先權的優惠期間來進行階段性申請，一但超過該優惠期限始進行申請，則違反先申請制度以及新穎性要件的風險將大幅增加。

   

  此外，主張優先權申請每一國家專利，需額外支付主張優先權及證明文件申請的相關費用，因此，專利佈局若能在初期就確認申請的國家或區域數量來進行同時申請，如此即可降低佈局多國專利所需支付的相關成本。

• 專利申請所需提供的資料文件為何?

  『發明專利』及『新型專利』

  申請人須具備A.申請書、B.說明書、C.專利範圍、D.摘要以及E.必要圖式等五種資料，始能提出申請專利。
   

  A、申請書：

  須提供申請人(自然人或法人)、發明人(自然人)資料及是否主張國際優先權。

   

  B、說明書：

  必須說明B1先前技術缺失、B2發明目的功效以及B3具體實施方式。

  B1、先前技術缺失：

  說明傳統（習用）之架構為何，並說明有何缺點。（請提供至少一傳統技術之實例，並附上圖示或照片，以彰顯新申請與舊技術的不同）

   

  B2、發明目的功效：(須由申請人提供事務所)

  提供發明目的以及所能產生的效果為何，並說明達成功效的發明架構為何。(如：強化產品本身的效能、額外增加產品的其他功能、減少製作流程來降低成本、或是在實際應用上方便使用者施行…等)
  
  B3、具體實施方式：(須由申請人提供事務所)

  由於方法、結構或物質等不同標的，須提供資料內容簡以說明如下:

  1. 1. 方法專利：應提供流程(步驟)圖，並詳盡敘述流程中各步驟分別的技術重點。
     2. 結構專利：應說明產品構件與構件間之相互(連接)關係，並詳盡地敘述各構件的用途及所能產生的功效。
     3. 物質專利：應詳盡地說明其內部組成物之結構式或是重量成分比例，亦或說明構成組成物的基本化學式。

  C、專利範圍：

  由於專利範圍所撰寫的內容不同，會直接影響到專利權是否能夠快速核准並取得適當的保護範圍。因此，過於廣泛的權利範圍(限制條件太少)將不容易符合專利要件，而無法順利取得專利核准；而過於狹隘的權利範圍(限制條件太多)雖讓取得專利核准的機會提高，但是亦造成他人容易規避，無法達到防止仿冒抄襲之目的，故適當的專利範圍定義，乃須申請人與事務所共同商討確認。

   

  D、  摘要：

  簡要說明發明創作的實施要點及達成功效。

   

  E、  必要圖示：(須由申請人提供事務所)

  須提供產品3D電子圖檔、流程圖、實驗數據圖、電路圖等(參第1、2頁圖式)

   

  『設計專利』

  申請人須具備1.申請書、2.說明書、3.圖式等三種資料，始能提出專利申請。

  A、申請書：須提供申請人資料、發明人資料及是否主張國際優先權。

  B、說明書：必須說明產品本身用途及外觀保護特徵。

  C、圖式：提供產品實物、照片或是電腦工程製圖的3D圖面/檔案。(須由申請人提供事務所)

• 專利申請至核准所會衍生的成本為何?

  各國專利申請至核准，在沒有受到阻礙的情況下，大致分成以下費用：

  1. 專利的申請費。

  2. 核准的領證費。

  3. 每年一次的年費或多年一次的維持費。
  若在審查過程中發生了違反專利法規之情況，將會衍伸出審查意見通知：
  4. 回覆審查意見的答辯費(可能多次)
  5. 提出再審查的相關費用。

• 單一專利權能包山包海的保護所有特色?

  專利的保護範圍是以請求項所界定的文字內容為主，且專利侵權是以文義讀取的全要件原則來進行判斷，簡言之，請求項寫越多條件，保護範圍就是狹隘，反之，請求項的條件越少，保護範圍就會廣泛。因此，申請人若認為創新技術有多個技術特點，必須先行考量多個特點之間是可獨立存在，還是相為依存關係。

   

  例如：創新技術是由A、B、C的基本構成來結合特殊技術的D、E。

  若D、E之間乃是單獨存在即可達到某種特殊效果，則取得完整保護方式應是分別對A+B+C+D以及A+B+C+E提出專利申請，任何人將無法單獨將D或E應用在A+B+C上；然而，若申請人為節省專利成本而採用A+B+C+D+E的方式進行申請，則他人採用A+B+C+D或A+B+C+E方式則可輕易規避該專利權。

   

  此外，若D、E之間必須同時存在才能達到特殊效果(無法分開使用)，就只能針對A+B+C+D+E提出專利申請。

   

  綜上所述，將多個不同特點合在單一專利案中僅能節省專利申請成本，無法讓專利權取得大範圍保護，任何不同的技術特色若想要取得較大的保護權利，就必須要分開獨立進行申請。

• 台灣各種不同專利權的行使方式

  發明專利為請求實體審查制，核准時已確認符合專利要件，故可直接發函或是向法院提起訴訟。若發函要求侵權者停止侵權行為，需檢附侵權比對說明。

   

  新型專利為形式審查制，核准時並未確認是否符合專利要件(有效性無法確定)，必須核准之後再提出新型專利技術報告來確認專利的有效性。

  依據台灣專利法第116條，如未檢附新型專利技術報告，發函時不得進行警告，但不會影響新型專利的訴訟權利，專利權人仍能以該新型專利權來提起專利訴訟。

  惟實務上，仍建議專利權人先行申請新型專利技術報告，並在該技術報告確認專利有效的情況下，再提起專利訴訟來制止侵權行為，減少專利訴訟因為專利有效性因素而敗訴之可能性。

   

  設計專利為自動實體審查制，核准時已確認符合專利要件，故可直接發函或是向法院提起訴訟。若發函要求侵權者停止侵權行為，需檢附侵權比對說明。

• 專利取得核准後就不會侵犯他人專利嗎?

  首先，必須先釐清一個很重要的專利概念，就是專利的核准條件跟專利侵權的比對條件，兩者是完全不一樣的基礎。

   

  專利核准是指專利技術內容跟申請日前的引用文獻之間是否具有符合進步性規定的差異特徵；反觀專利侵權是把別人的核准專利跟自身製作產品來進行要件比對，兩者在進行比對之標的明顯不同。

   

  舉例來說，A方先前技術的專利包含A+B+C+D，若B方新申請專利的保護內容為A+B+C+D+E，其中，E部份具有特殊功效，則B方新申請案有機會取得A+B+C+D+E的專利權核准。然而，若B方應用A+B+C+D+E來製作產品時，由於產品A+B+C+D+E使用到了A方的專利技術A+B+C+D，因此，B方製作產品會有專利侵權之情事。

   

  綜上所述，核准專利不保證沒有侵犯他人專利權之疑慮，僅能證明該技術特點符合新穎性及進步性之要件。

• 專利侵權的判斷方式?

  是否有專利侵權之情事，是要將實際或預計應用產品或方法的技術特徵，與已核准專利權的請求項內容來進行比較。

  
  其中，專利的保護範圍是以請求項所界定的文字內容為主，且專利侵權是以文義讀取的全要件原則來進行判斷，簡言之，就是獨立請求項中所列舉之所有文字條件，侵權產品或技術都必須要完全相同，或是雖未完全相同但仍有非常近似之情況。

• 台灣新型專利是否具有保護效力?

  由於新型專利採用形式審查制，不會審查專利要件即可獲取核准，因此，在核准公告的當下是無法確定是否真的具有保護效力，專利有效性仍是有不確定性。

  要確定專利有效性，可在新型專利公告後向智慧財產局來申請新型專利技術報告，若新型專利技術報告的評價是沒有不符合專利要件之情事，則該新型專利確實具有保護效力。

  但若新型專利技術報告的評價是有不符合專利要件之情事，雖然新型專利權不會因此直接消滅，仍可續行繳交年費來維持專利權存續，然而，實務上該新型專利只要有第三方要進行舉發撤銷，通常該新型專利權被撤銷成立的機會極高，而不具有實質上的保護效力。

• 專利權期限屆滿前，是否能再申請相同專利來延長專利權?

  專利制度是授予發明人一定期限之排他權，因此，專利權屆滿後因為專利法的新穎性規定，而無法取得一個完全相同於原始創作的有效專利權。

   

  然而，專利權的技術往往會隨著時間的改變而有技術上的突破，使得最新創作與10、20年前的原始創作有所不同程度的區別，若該區別處有著一定程度的差異性，則可考量將新創作技術來進行專利申請保護。

• 專利申請中是否可以提供保護效力來制止侵權行為?

  專利申請中或是公開僅代表該技術特點是希望能取得權利保護，而讓他人知悉避免重複投入資源研發或是日後發生侵權疑慮，但並不保證該專利申請案必定能符合專利要件而可順利取得專利核准，若申請案無法順利核准，當然就不會有專利權能制止侵權行為。

   

  而且專利權的保護範圍是以請求項所界定的文字內容為主，因此，是否能夠制止侵權行為，仍需以最終核准的請求項內容以及對方實際製作的產品或方式來決定。

• 專利能為專利權人帶來財富利益?

  專利申請制度是一個非常花費金錢的事前成本投入，且財富利益的回收必須建立在該專利權是能被市場主流應用所接受，始有機會能為專利權人帶來財富。

   

  實務上產品熱銷的因素眾多，如行銷方式、產品本身實用性及功能性、價格高低…等都會造成程度不一的影響，惟專利權僅是協助專利權人在產品熱賣後不會輕易被他人仿冒抄襲。

   

  因此，專利要為權利人帶來財富利益的前提，必須是產品本身即以符合市場需求情況而具有熱銷之潛力。