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專利侵權需專利權人受有損害為要件、損害賠償請求權應於二年內為之。 

判決意旨： 
原審一方面認定被上訴人使用系爭機器之行為，縱有侵害系爭專利權，亦不符「因故意或過失，不法侵害他人之權利」之侵權行為成立要件，且上訴人未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因被上訴人製、售系爭機器而受有任何專利權之損害，上訴人不能請求損害賠償，竟又認定上訴人損害賠償請求權已罹於時效而消滅，顯有判決理由前後矛盾之違法。 

最高法院民事判決　　　　　　九十五年度台上字第一一七七號 
上訴人：德保有限公司 
法定代理人：沈昭錦 
訴訟代理人：蔡壽男律師 

被上訴人：亞欣捲門股份有限公司 
兼法定代理人：傅永光 
被上訴人：嘉宏機械有限公司 
兼法定代理人：陳嘉欽 

上列當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於中華民國九十四年四月六日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十二年度上字第一九０號），提起上訴，本院判決如下： 

主文： 
原判決除假執行部分外廢棄，發回台灣高等法院台中分院。 

理由： 
本件上訴人主張：伊係新型第一０五一八五號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，專利期間自民國八十三年九月二十一日起至九十五年四月十三日止，依專利法第一百零三條規定，上訴人專有該製造機結構之製造、販賣及使用權。被上訴人嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）所製造而出售予被上訴人亞欣捲門股份有限公司（下稱亞欣公司）生產使用之ＰＵ發泡成型機，係仿冒上訴人取得專利權之浪板製造機。上訴人前以亞欣公司為被告請求判命亞欣公司不得使用置於其工廠內侵害上訴人專利權之系爭機器，經台灣台中地方法院（下稱台中地院）八十八年度豐簡字第七八０號排除侵害事件囑託中國機械工程學會鑑定結果，認定亞欣公司之系爭機器主要與必要構造特徵，均為上訴人之浪板製造機之專利範圍所涵蓋，並與上訴人申請專利範圍內容實質相同，是亞欣公司確有不法侵害上訴人之新型專利權。嗣經該院九十年度簡上字第一八號排除侵害事件再囑託國立中興大學（下稱中興大學）鑑定結果，亦認亞欣公司所有系爭機器之構造及裝置特徵與上訴人之專利所主張之技術內容範圍實質相同。是亞欣公司確有侵害上訴人專利之事實，既經該終局判決所確定，則亞欣公司自應受該既判力之拘束，法院亦不得為反於該確定判決意旨之裁判。國立中正大學（下稱中正大學）重新鑑定被上訴人有無侵害上訴人專利權之事實，應不得作為本件判斷之依據。況該校鑑定人員既未前往現場實地勘察鑑定，已然失真，而其鑑定報告所作全要件原則比對係以籠統比對作說明，違反中央標準局於八十五年六月所出版「專利侵害鑑定基準」所規定全要件，必須以該專利結構所組成之各要件逐一比對程序，是中正大學之上開鑑定報告所作全要件原則比對忽略了大部分本專利之結構。該校鑑定報告中所作全要件原則不相同之一至三項，經中興大學依實質方法、功能及效果之比對鑑定結果，認定其與本專利均相同，故符合均等論，足證中正大學之鑑定報告，自無可採。本件侵害專利權之損害，經台灣區機器工業同業公會台中辦事處鑑定結果，認亞欣公司所有侵害上訴人專利權之機器，每月產值為新台幣（下同）一千三百二十萬元，每月生產成本為一千一百四十八萬四千元，故每月停產損失即每月所得利益為一百七十一萬六千元。嗣經中興大學鑑定結果，亦認定亞欣公司之系爭機器每月停產扣除成本後之損失即每月所得利益為一百三十二萬元。則被上訴人自九十一年二月十八日上訴人起訴之日起回溯二年，即自八十九年二月十七日起至九十一年三月十八日止計二十五個月，因侵害行為所得之利益達三千三百萬元（第一審起訴係自八十六年一月一日起至九十一年三月三十一日止，共六十三個月計算，為八千三百十六萬元，嗣更正如上）。被上訴人陳嘉欽為嘉宏公司之法定代理人，被上訴人傅永光為亞欣公司之法定代理人，均為共同侵權行為人等情。爰依專利法第一百零八條準用同法第八十四條第一項及第八十五條第一項第二款、民法第一百八十五條及公司法第二十三條之規定，求為命被上訴人連帶賠償四百六十八萬一千六百八十元（上訴人於第一審係請求被上訴人連帶賠償一百六十八萬一千六百八十元，上訴第二審後再為追加），及加給法定遲延利息之判決。 

被上訴人則以：嘉宏公司自七十七年間設立後，即以從事各種產業機器及零件製造、加工買賣為業務，因製造、銷售ＰＵ發泡成型機而迭遭上訴人先後以機器侵害其新型第四二一八二號專利權、新型第一０五一八五號專利為由，於全省各地法院提出民、刑事訴訟，刑事部分先後判決無罪、免訴確定在案，民事部分經各地法院分別囑託台灣省機械技師工會、台北市機械技師工會、財團法人工業技術研究院（下稱工研院）、中正大學等機關鑑定結果，亦咸認未侵害上訴人之系爭專利權，唯獨台中地院九十年度簡上字第一八號經囑託私下均曾接受上訴人委託進行鑑定之中國工程機械學會、中興大學之鑑定結果，始認嘉宏公司製、售予亞欣公司之系爭機器有侵害上訴人之專利權。然該二家之鑑定結果與本件第一審囑託中正大學鑑定之結論不符，自不能遽予憑採。又民事訴訟法第四百條第一項規定確定判決之既判力，惟於判決主文所判斷之訴訟標的始可發生。若訴訟標的以外之事項，縱令與為訴訟標的之法律關係有影響，因而於判決理由中對之有所判斷，除同條第二項所定情形外，尚不能因該判決已經確定而認此項判斷有既判力。本件於認定系爭機器究有無侵害系爭專利權時，當可不受台中地院九十年度簡上字第一八號判決之拘束。第一審於九十一年九月十九日囑託中正大學以九十一年十一月二日九一研鑑字第０三八號專利侵害鑑定報告並未違反「專利侵害鑑定基準」，且其專業領域及於所有機械工程。至於中興大學雖亦為司法院指定之專利侵害鑑定機關之一，惟就機械方面之專業領域，應僅限於農業機械工程，且該校曾私下接受上訴人委託進行專利侵害鑑定不下三、四十件，承辦人均是同一人，其鑑定結論均認侵害專利成立，其立場自難期公正、客觀。因系爭機器非農業機械，不屬中興大學鑑定之專業領域，故不能以中興大學之鑑定報告憑以認定中正大學之鑑定報告不可採。況嘉宏公司製、售予第三人惠瑞特股份有限公司之機器，與本件系爭機器相同，經工研院鑑定結果，係不相同於本件專利，經台灣苗栗地方法院苗栗簡易庭以八十七年度苗簡字第五三０號判決上訴人敗訴。系爭機器在亞欣公司進行組裝，係因整部機器之結構甚為龐大，必須配合工廠之空間地形作適當之擺放，當然要經由亞欣公司之指示，亞欣公司並不因此就變成製造人，或認係出於亞欣公司之造意。 

縱認亞欣公司所有之系爭機器有侵害系爭專利權，因亞欣公司係於八十三年五月間向嘉宏公司購買，嘉宏公司於同年八月間交貨，而上訴人之系爭專利權係於同年九月二十一日始在專利公報公告，顯見被上訴人並無侵害系爭專利權之故意或過失。又上訴人雖取得系爭專利權，惟其自承只有製造機器供自己使用，未曾實際製造、銷售系爭專利之機器，當不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何損害，既無損害，自無賠償可言。至上訴人以專利法第八十五條第二項規定請求賠償，但專利法第八十五條係針對計算損害數額之規定，其前提乃需專利權人受有損害為要件，茍專利權人並無損害，仍無該條之適用。而專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害，並非指第三人使用仿造品可獲得之利益。上訴人所受之損害，與浪板成品無關，中興大學竟以浪板產品之銷售額作為計算所得利益依據，顯無理由。另上訴人早於八十三年間即已知悉亞欣公司購買系爭機器使用，至遲於八十八年間即知亞欣公司是否涉及侵害伊之專利權，卻遲至九十一年間始提起本件訴訟，縱其受有損害，然就距離起訴時已超過二年部分之請求，被上訴人亦得主張罹於時效而消滅，依民法第一百四十四條之規定得拒絕給付等語，資為抗辯。 

原審將第一審所為上訴人勝訴之判決廢棄，改判駁回其第一審之訴，無非以：上訴人係新型第一０五一八五號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，專利期間自八十三年九月二十一日起至九十五年四月十三日止，依專利法第一百零三條規定，上訴人專有該製造機結構之製造、販賣及使用權。上訴人發現嘉宏公司製、售予亞欣公司生產使用之系爭機器，係仿冒其取得系爭專利權之浪板製造機，經以亞欣公司為被告訴請排除侵害，台中地院以八十八年度豐簡字第七八０號囑託中國機械工程學會鑑定結果，認亞欣公司確有不法侵害系爭專利權。嗣該事件上訴台中地院以九十年度簡上字第一八號審理中，再應亞欣公司之聲請囑託中興大學鑑定結果，亦認亞欣公司之系爭機器之構造及裝置特徵與系爭專利所主張之技術內容範圍實質相同，遂為亞欣公司敗訴判決確定等事實，有該新型專利第一０五一八五號專利證書及上開判決影本附卷可稽，堪信為真實。查侵害專利權亦屬侵權行為之一種，自應適用民法第一百八十四條侵權行為之規定，以因故意或過失不法侵害他人之權利，使他人受損害，始得請求損害賠償。嘉宏公司係於八十三年五月間出售，並於同年八月間交付系爭機器予亞欣公司使用，此事實業經台中地院九十一年度再易字第一六號判決認定在案，上訴人在台灣高等法院台中分院八十五年度上訴字第一八一九號偽造文書案件對亞欣公司提起附帶民事賠償時，亦主張亞欣公司係於八十三年八月十日購買發泡成型機，生產隔熱浪板販售屬實。而上訴人之系爭新型第一０五一八五號專利，其專利權期間係自八十三年九月二十一日起至九十五年四月十三日止，並於八十三年九月二十一日始在專利公報公告。其專利之取得及公告，既在嘉宏公司製、售系爭機器交付亞欣公司安裝使用之後，縱系爭機器之主要與必要構造特徵，確如中國機械工程學會鑑定，認均為系爭專利範圍所涵蓋，並與系爭專利範圍內容實質相同，或如中興大學鑑定，認系爭機器之構造及裝置特徵與系爭專利所主張之技術內容範圍實質相同，嘉宏公司、亞欣公司亦無任何故意或過失可言。且亞欣公司訂購系爭機器時，上訴人尚未取得系爭專利權，亞欣公司亦不可能造意嘉宏公司仿冒系爭專利。上訴人主張本件係出於亞欣公司造意，委由嘉宏公司製造並安裝該仿冒機器，嘉宏公司、亞欣公司為仿冒系爭機器之共同行為人云云，殊無足採。關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有實際損害為成立要件，若無損害即無賠償之可言，此即所謂損害填補原則。上訴人並未製造系爭專利之機器販售，亦未授權他人製、售系爭專利權之機器，當不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何專利權之損害，其既無損害，自無賠償可言。上訴人亦始終未能就其實際受有任何損害，予以舉證證明。至專利法第八十四條、第八十五條第一項之規定，亦以有「發明專利權受侵害」致專利權人受有損害為前提要件，同法第八十五條第二項亦僅係針對如何計算損害數額而已，仍須專利權人受有損害時始得適用，茍專利權人實際並無損害，仍不得據此請求賠償。且專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害，並非指第三人使用仿造品可獲得之利益。故就嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司使用，縱有侵害系爭專利權，亦不能依亞欣公司事後使用系爭機器所生產之浪板產品銷售額，憑以認定係違反專利法所直接造成之損害而作為請求損害賠償之依據。再侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時，二年間不行使而消滅，民法第一百九十七條第一項定有明文。專利法第八十四條第五項前段所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。嘉宏公司係於八十三年五月間出售，並於同年八月間交付系爭機器予亞欣公司使用，縱有侵害系爭專利權，其侵權行為係發生於八十三年八月。上訴人於八十三年十二月八日即對亞欣公司之法定代理人提出刑事告訴，另於八十八年間以亞欣公司使用系爭機器侵害其專利權為由，向台中地院聲請假處分。是其早在八十三年間即已知悉系爭專利權受侵害，竟遲至九十一年二月十八日始提起本件訴訟，其請求權已罹於時效而消滅。則被上訴人主張時效抗辯而拒絕給付，於法有據。因認上訴人主張被上訴人有侵害系爭專利權而請求損害賠償，不應准許等詞，為其判斷之基礎。 

查上訴人於原審主張嘉宏公司製、售予亞欣公司生產使用之系爭機器，係仿冒上訴人取得專利權之浪板製造機。上訴人前以亞欣公司為被告，請求判命亞欣公司不得使用置於其工廠內侵害上訴人專利權之系爭機器，經台中地院八十八年度豐簡字第七八０號排除侵害事件囑託中國機械工程學會鑑定結果，認亞欣公司確有不法侵害上訴人之新型專利權。嗣經該院九十年度簡上字第一八號排除侵害事件再囑託中興大學鑑定結果，亦認亞欣公司所有系爭機器之構造及裝置特徵與上訴人之專利所主張之技術內容範圍實質相同。是亞欣公司確有侵害上訴人專利之事實，既經該終局判決所確定，則亞欣公司自應受該既判力之拘束，法院亦不得為反於該確定判決意旨之裁判云云（原審卷(一)八二頁以下、二一九頁以下），攸關被上訴人是否侵害上訴人之專利權而應負侵權行為損害賠償責任，係屬重要之攻擊方法。原審未於判決理由項下記載其取捨之意見，遽認被上訴人未侵害上訴人之專利權，已有判決不備理由之違法。次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。上訴人係主張被上訴人共同侵害伊之專利權而製、售系爭機器並持續生產浪板，請求被上訴人連帶賠償自九十一年二月十八日上訴人起訴之日起回溯二年，即自八十九年二月十七日起至九十一年三月十八日止計二十五個月之損害（原審卷(一)第八八頁）。原審認上訴人早在八十三年間即已知悉系爭專利權受侵害，至遲亦應於八十八年間就已知情，竟遲至九十一年二月十八日始提起本訴請求賠償，其請求權應已罹於時效而消滅，顯有未當。再上訴人係請求自起訴之日回溯二年之損害，卻又陳稱係自八十九年二月十七日起至九十一年三月十八日止計二十五個月，前後顯有不符，惟原審審判長並未行使闡明權命其更正，尚有未合。又原審一方面認定嘉宏公司製、售亞欣公司使用系爭機器之行為，縱有侵害系爭專利權，亦不符「因故意或過失，不法侵害他人之權利」之侵權行為成立要件，且上訴人未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何專利權之損害，上訴人不能請求損害賠償，竟又認定上訴人損害賠償請求權已罹於時效而消滅，被上訴人主張時效抗辯於法有據云云，顯有判決理由前後矛盾之違法。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。 

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。 

中　　華　　民　　國　九十五　年　　六　　月　　八　　日 
最高法院民事第七庭 
審判長法官 劉　延　村　 
法官 劉　福　來　 
法官 黃　秀　得　 
法官 吳　謀　焰　 
法官 李　寶　堂　 
本件正本證明與原本無異 
書 記 官 
中　　華　　民　　國　九十五　年　　六　　月　二十二　日