最高行政法院判決96年度判字第00510號
2007/03/29 重要判決於專利侵權告訴案件中，原告對於被告所提舉發案證據顯示該專利案產品於申請前已有公開銷售之事實，且被告提起舉發案前之專利訴訟案中雙方均未爭執，足以構成專利舉發撤銷成立。
最高行政法院判決 96年度判字第00510號
上訴人：經濟部
代表人：陳瑞隆(送達處所同上)
參加人：劼仕企業有限公司
代表人：周曉諭(送達處所同上)
訴訟代理人：郭蕙蘭律師
被上訴人：林碩能
上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國94年7月20日臺北高等行政法院92年度訴字第3609號判決，提起上訴。本院判決如下：
主文：
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由：
一、本件上訴人經濟部之訴訟參加人劼仕企業有限公司，於原訴訟程序為本件上訴人之訴訟參加人，雖其於上訴理由狀逕列為上訴人，惟依法仍應認係為上訴人提起本件上訴，本院爰列經濟部為上訴人，並列劼仕企業有限公司為上訴人之訴訟參加人，先予敘明。
二、本件上訴意旨：(一)、本件參加人於民國83年4月8日以「電動手工具軟式拋光輪用背盤」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經該上訴人編為第83204619號審查（下稱系爭案），准予專利。原判決以參加人於刑事程序中附帶請求損害賠償之起訴狀所載「自承被舉發案於民國82年起即以公開銷售使用」等文字為不利參加人之認定，然查該前揭起訴狀中實係載稱：「查被告自82年10月19日起向原告訂貨，至85年．．．止，每年向本公司訂貨明細原告公司電腦出貨紀錄，由附件1可知，被告銷售專利產品每年不斷增加」等語，且於該書狀附件首頁說明部分更經載明「一、林碩能自民國82年10月19日起即向本公司訂貨，．．，每年向本公司訂貨明細如下．．．二、本公司台中縣市．．．．自82年起向本公司訂貨數量及金額」等語。顯見參加人在前起訴狀中，係在描述被上訴人過去於82年間即開始向本公司「訂貨」，亦即被上訴人與參加人之業務關係於82年間即已存在，並非指自82間被上訴人即向參加人訂購「本案系爭專利品」，是原判決所認定之事實，顯然與前開書狀中之記載矛盾，原審判決其理由矛盾自明。(二)、又前開書狀中參加人所提之電腦出貨紀錄，亦係被上訴人「向參加人訂貨明細」，亦非「向參加人訂購專利品明細」，然原判決不僅未查明該訂貨明細之內容究竟為何即為不利於參加人之認定，更未於判決理由中說明究竟如何依前開證據認定參加人已經將專利商品公開，原判決理由顯然不備。(三)、再參加人雖曾於前開起訴狀載稱：「被告之仿冒品削價求售，導致原告專利品自82年每件．．．」等語，然該「82」之記載，實係「85」之誤，此觀諸前開書狀中業已言明被上訴人係85年8月開始銷售其仿冒品，是參加人既係主張被上訴人從85年起製作仿冒品而受有損害，自係指稱專利品自85年起受侵害而價格滑落，以致受有損害，足證該「82」之記載，實係「85」之筆誤，應無疑義。再者，該記載係下接「自86年起迄本公司專利期滿為止．．．」，該段記載目的在說明參加人係請求自86年起至95年止共9年間所受損害及所失利益，若該「82」之記載非「85」之筆誤，則「82」年起已有損害發生，參加人豈有故意略過83、84及85年等3年所受損害，卻僅訴請被上訴人負擔自86年起至95年止損害賠償之理？原判決於前開有利參加人之證據卻未於判決理由中記載不採之理由，其判決理由顯有不備。(四)、再被上訴人固指稱參加人「再次自承於82年起即已公開銷售使用專利品」云云，惟查參加人係載稱「被告林碩能以合協五金行名義自82年10月19日起向原告訂購不織布研磨輪（此非專利品，專利品創作名稱係「電動手工具軟式拋光輸用背盤」）」「每年向原告訂貨數量等比成長，此有原告出貨紀錄可憑」等語，顯見參加人前開記載僅在說明雙方之交易關係始末狀況，並非說明系爭專利商品有無販賣。況查參加人自80年即以販售不織布研磨輪、平面紅輪等產品為業，參以「不織布研磨輪」並非專利品，足徵參加人前開書狀所記載「82年10月19日起向原告訂購不織布研磨輪」「訂貨數量」「出貨紀錄」等語，並非指系爭專利品，其語意明確。然原判決未依職權調查，復未就此充分有利本公司之部分予以斟酌，亦未於判決理由欄內記明不採之理由，顯有判決不備理由之違誤。(五)、被上訴人所提89年5月29日言詞辯論筆錄及參加人準備書狀，指稱參加人不斷地強調相同於被舉發案之專利品於民國82年起即已公開販售使用云云。然查參加人於前開案件之訴訟代理人係稱「（問：所謂平均價47元如何計算？）起訴狀所載事實理由第4點所指係從82年到現在之同一專利產品，有不同的品質、價格」等語，而同一期日隨後之訊問筆錄即記載：「（被訴代：請求訊問原告主張侵害時間為何？）」主張從85年底侵害持續到現在。」，亦即參加人之訴訟代理人顯然已經立即於訴訟中以言詞將起訴狀所載及先前所言「82」年之說，更正為「85」。而就此重大關鍵事項，原判決僅依前面訊問筆錄採為裁判基礎，卻對同一次後來更正之筆錄置若不聞，不僅嚴重違反職權調查主義之精神，而且亦有重要證據漏未審酌之違誤，難令干服。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人未提出答辯狀。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件被上訴人因涉嫌仿冒系爭專利產品，違法專利法案件，經檢察官提起訟訴後，在台中地方法院刑事庭審理中曾答辯：「緣被告（即本件之被上訴人）係合協五金行之負責人，於民國82年間經告訴人（即本件之參加人）同意，販賣告訴人取得專利權之『電動手工具軟式拋光輪用背盤』．．．」。嗣台中地方法院刑事庭於88年3月11日調查庭，就此訊問參加人之代表人周曉諭有何補充意見，陳稱：「被告（即本件被上訴人）屢次侵害我們專利，被告於民國82年就向我們買產品，並曾表示願代理中臣腳踏車的經銷，直至85年我們產品沒有進貨，經發現被告一直仿冒我們產品賣給客戶。‧‧‧」。再參以參加人於88年3月22日所提刑事附帶民事起訴狀中亦主張：「查被告（即本件被上訴人）自82年10月19日起向原告訂貨，至85年被告要求本公司將台中縣市自行車客戶交由其經營為止，每年向本公司訂貨明細如原告（即本件參加人）公司電腦出貨紀錄（附件一），由附件一可知，被告銷售原告【專利品】每年不斷增加，直到85年8月開始銷售其仿冒品後即不再向原告訂貨。‧‧‧次查，被告之仿冒品削價求售，導致原告【專利品】自82年每件新台幣74.5元到87年下降至47元，‧‧‧」。又參加人所有專利中以系爭專利申請最早，且上開刑案所指被仿冒者為系爭專利產品。是由以上證據（本件被上訴人之刑事答辯及參加人之陳述）綜合以觀，本件原告及參加人在刑事案件審理中，均有相同之主張，即原告自82年間起即已銷售參加人之系爭專利產品乙節，雙方在當時並無爭執；則台灣台中地方法院88年度易字第657號刑事判決理由四(一)中認定「告訴人劼仕公司擁有第69611號『電動手工具軟式拋光輪用背盤』新型專利權，有該專利證書一紙在卷可稽。被告林碩能與其父林朝堂因於82年間曾經告訴人同意而販賣告訴人之專利物品」等語，即非無據，自難謂為未經實質調查。䲁次查，參加人於89年4月20日所提民事起訴狀，仍主張：「被告林碩能以合協五金行名義自82年10月19日起向原告訂購不織布研磨輪，至85年被告要求本公司將台中縣市自行車客戶交由其經營為止，每年向原告等比成長，此有原告出貨紀錄可憑，直到85年8月開始銷售其仿冒品後即不再向原告訂貨‧‧‧次查，被告等販售該產品結果，導致原告【專利品】自82年每件新台幣74.5元到87年下降至47元，‧‧‧」。又台中地院89年5月29日之言詞辯論時，法官詢問參加人之訴訟代理人：「所謂平均價47元如何計算」，其代理人之陳述是：「，．．．起訴狀所載事實理由第4點係從82年到現在之【同一專利產品】，有不同的品質、價格」，而所謂「起訴狀所載事實理由第4點」，其內容即係：「次查，被告販售該產品結果，導致原告專利品自82年每件新台幣74.5元到87年下降至47元，原告每件損失27.5元，．．．。」。另參加人於89年6月21日人所提出之民事準備書狀（二）主張：「原告就銷售資料中關於被告侵害專利品（以紅色彩筆標示者）．．．」，細閱該「紅色彩筆標示」之銷貨紀錄，從82年6月7日起至系爭專利申請日83年4月8日止，不下40筆。凡此在在足以證明系爭專利之產品於82年2月間即已公開販售，系爭專利於83年4月8日申請前已公開使用無疑。被告依參加人之詞，雖謂從舉發證據2「刑事附帶民事損害賠償起訴狀」中所記載「查被告自82年10月19日起向原告訂貨，．．．」，在證據4「民事起訴狀」中所記載「被告林碩能以合協五金行名義自82年10月19日起向原告訂購不織布研磨輪．．．」，在證據5之言詞辯論筆錄中所記載「原告訴訟代理人稱『起訴狀所載事實理由第4點所指係從82年到現在之同一專利產品，有不同的品質、價格。』」，在證據6「民事準備二狀」中所記載「原告就銷售資料中關於被告侵害之專利品（以紅色彩筆標示者）『平面紅輪』、『平面不織布輪』及『不織布紅輪』部分．．．」等語，亦無法認定參加人82年間所銷售之產品即為系爭專利產品云云；然與前項（第3項）所引之證據內容比較觀之，顯見參加人僅係片斷摘引其有利之部分，而置全貌於不顧。是上訴人謂「從舉發證據2至6的內容，無法認定參加人於82年間所銷售之產品即為系爭專利產品」云云，核與事實不符。芿上訴人及參加人雖稱：參加人除取得系爭專利權外，尚取得有第83206331號及其追加1號「改良之砂布拋光輪總成」新型專利權，且參加人公司之產品有新舊不同，並有不同之貨品代號，82年間銷售給被上訴人的產品乃舊品，非屬系爭專利產品云云。惟查，參加人前開第83206331號及其追加1號新型專利，依其申請編號晚於系爭專利之第83204619號，即知其係在系爭專利之後申請，另一個既為追加專利，則時間更晚，是參加人於舉發證據中所再指稱之專利品，自係指系爭專利產品而言；何況所指若非系爭專利產品，則參加人憑何據此請求系爭專利侵權之損害賠償，其理甚明。事實上，在本件被上訴人對系爭專利提出舉發前，被上訴人與參加人對系爭專利產品於82年間已公開販售之事實，從未爭執，已如前述，直到被上訴人提出本件舉發後，參加人方始否認82年間已有銷售系爭專利產品之事實，並於其專利侵權民事賠償訴訟中，更正銷售系爭專利產品之時間，然其民事準備書狀三、民事準備書狀四係主張83年9月25日始有銷售系爭專利品，在其民事準備書狀五中則又主張83年8月19日始有銷售系爭專利品，於本件行政訴訟程中93年1月13日所提參加訴訟狀，更主張其最早係83年8月12日起銷售系爭專利品，前後主張不一，是其所謂「系爭專利產品於銷貨紀錄上有新的貨品代號以資識別」云云，要屬事後依銷貨紀錄按圖索驥以自圓其說，而又漏洞百出，自難採取。綜上所述，依被上訴人所提舉發證據2至6及補強證據1、2，已足證明系爭專利於申請前即已公開銷售相同於系爭專利之產品，系爭專利已喪失新穎性，不符新型專利之要件。從而，原處分機關以系爭專利違反核准審定時專利法第98條第1項第1款之規定，而為舉發成立，應撤銷專利權之處分，並無不合。上訴人未審酌被上訴人所提舉發證據之真實意旨，徒以片斷內容即否定原處分，實有未當，是其所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分」之訴願決定，自屬無可維持。被上訴人起訴意旨執以指摘，為有理由，爰將訴願決定撤銷，以示公允。
五、本院按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」、「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」為系爭專利核准時專利法第97條、第98條第1項第1款所明定。本件參加人於民國83年4月8日以「電動手工具軟式拋光輪用背盤」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經該上訴人編為第83204619號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第96911號專利證書。嗣被上訴人以其有違核准時專利法第98條第1項第1款之規定，對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於91年12月20日以（91）智專3（3）05018字第09189002774號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，提起訴願，經濟部以92年6月25日經訴字第09206212260號訴願決定將原處分撤銷，著由智慧財產局另為適法之處分。被上訴人不服該訴願決定，遂提起行政訴訟。原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加上訴人之訴訟。查系爭第83204619號「電動手工具軟式拋光輪用背盤」新型專利案係於83年4月8日提出申請，並獲准公告於84年1月1日之專利公報中，公告號數第237727號；次查被上訴人舉發時所舉之舉發證據2係參加人於88年3月22日提出之「刑事附帶民事損害賠償起訴狀」（案號：88年度易字第657號）影本，證據3係臺灣高等法院臺中分院88年度附民上字第507號刑事附帶民事訴訟判決影本，證據4係參加人於89年4月20日提出之「民事起訴狀」（案號：89年度訴字第1398號）影本，證據5係臺灣臺中地方法院89年度訴字第1398號民事請求損害賠償事件於89年5月29日上午開庭公開辯論之言詞辯論筆錄影本，證據6係參加人於89年6月21日提出之民事準備二狀影本，另補強證據係臺灣臺中地方法院88年度易字第65號刑事判決影本；原審認依被上訴人所提舉發證據2至6及補強證據1、2，已足證明系爭專利於申請前即已公開銷售相同於系爭專利之產品，系爭專利已喪失新穎性，不符新型專利之要件，原處分機關以系爭專利違反核准審定時專利法第98條第1項第1款之規定，而為舉發成立，應撤銷專利權之處分，並無不合，上訴人經濟部為撤銷原處分之訴願決定，自屬無可維持，因而將訴願決定撤銷，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：原審未查明參加人於刑事程序中附帶請求損害賠償之起訴狀所列之訂貨明細內容為何，即為參加人不利之認定，有判決不備理由之違法，參加人原稱被上訴人仿冒系爭專利，自82年起已有損害發生，惟嗣已更正為被上訴人自85年起製作仿冒品而受有損害，然原審未於判決理由說明何以不足採之理由，亦有判決不備理由之違法，又參加人於原審主張參加人自80年即以販售不織布研磨輪、平面紅輪等產品為業，而不織布研磨輪並非專利品，被上訴人向參加人所訂購者非系爭專利品，原審既未依職權調查，又未於判決理由中證明何以不足採之理由，亦有判決不備理由之違法云云；惟查原審就參加人所指之訂貨明細，於審酌參加人所提刑事附帶民事起訴狀之記載內容後，認參加人所有專利中以系爭專利申請最早，且上開刑案所指被仿冒者為系爭專利產品；次查原審就參加人更正銷售時間已於判決理由中詳述：「在本件原告（即被上訴人）對系爭專利提出舉發前，原告與參加人對系爭專利產品於82年間已公開販售之事實，從未爭執，直至原告提出本件舉發後，參加人方始否認82年間已有銷售系爭專利產品之事實，並於其專利侵權民事訴訟中，更正銷售系爭專利產品之時間，．．．前後主張不一，．．．又漏洞百出，自難採取。」末查參加人所銷售者係屬系爭專利產品，原審於調查審酌參加人所提銷售資料後，認「細閱該『紅色彩筆標示』之銷貨紀錄，從82年6月7日起至系爭專利申請日83年4月8日止，不下40筆，凡此在在足以證明系爭專利之產品之82年2月間即已公開販售。」是參加人於原審所主張各點既經原審加以審酌，並於判決中詳述其審酌認定之理由，則原判決自無上訴意旨所指判決不備理由之違法，上訴意旨仍執前詞就原審採證認事之職權行使指摘其為不當，聲明廢棄，非有理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 29 日
第三庭審判長法官 劉 鑫 楨
法官陳 秀 美
法官 梁 松 雄
法官 劉 介 中
法官 戴 見 草
以上正本證明與原本無異
中 華 民 國 96 年 3 月 30 日
