臺北高等行政法院判決94年度訴字第03490號
2006/09/21 重要判決適用商標法第23條第1 項第12款之規定，除應考量兩者之商標是否近似及指定使用商品是否相同或類似外，尚應考量之因素，包括：他人之商標是否「著名」，有無致相關公眾混淆誤認之虞，或有無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。
判決意旨：
1.關於據爭商標實際使用情形暨其知名度是否已臻著名，則仍須參酌據爭商標實際使用情形之証據資料綜合判斷。而原告所檢送之證據資料尚難證明系爭商標申請註冊時，據爭商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，自難認有致相關公眾混淆誤認之虞。
2.又，傳真函及電子郵件影本等證物是否為真正可採，本有疑問，況原告復未能提出傳真正本或原本，且核渠等性質僅屬私人間往來非正式之文書，難謂客觀可憑，尚難說明參加人於系爭商標申請註冊日前，即已因與大陸地區福建省相關廠商有商業往來而知悉據爭商標之存在。
3.況，系爭商標圖樣之中文「雅客」係一普遍常見之名詞，而外文「YAKE」則為其外文拼音，國內廠商以之作為商標圖樣指定使用於各類商品申准註冊者實不乏其例，自難僅以二者之中外文相同即遽為推論參加人於系爭商標申請註冊前，已知悉據爭商標存在，亦難認據爭商標為原告所獨創。
臺北高等行政法院判決 94年度訴字第03490號
原告：大陸地區．福建雅客食品有限公司
代表人：陳天獎
被告：經濟部智慧財產局
代表人：蔡練生局長
參加人：星禾國際有限公司
代表人：周得意
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年9月5 日經訴字第09406135130 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文：
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實：
一、事實概要：
參加人星禾國際有限公司（下稱參加人）前於民國（以下同）
二、兩造聲明：
(一)原告聲明求為判決：
原處分及訴願決定均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
(二)被告聲明求為判決：
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標有無違反商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定？
(一)原告主張之理由：
按商標法第第23條第1 項第14款規定：「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。」本條款規定主要係在避免剿竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或或服務者，即應認有該條款之適用，而符合該條款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定之緣由（參照訴願決定意旨）。
日，但由該函之內容：「經過多次電話聯絡」、「吳小姐請您注意您在15。二、軟心脆。三、粟米燒。四、美爵果汁軟糖。五。夢露杏仁太妃糖此五種枕頭包（以上均為原告所有之商標）」等語，可證參加人對原告及原告之商標知之甚詳，該傳真函之日期相較於系爭商標之申請日雖晚YAKE V9 雅客公司是否有辦商檢」、「雅客一定樂見其成」、「請您將一、?」商標業經原告廣泛表彰使用，使其所表彰之信譽，於系爭商標申請註冊前應已為相關業者或消費者所知，而參加人與原告長期配合從事對外銷售之貿易商（廈門肯爾達工貿有限公司）之傳真函中所提及之：「經過多次電話聯絡關於於雅客產品的單價問題、進口問題、商標品名問題一直在未解決」、「而且其外裝袋我們可以直接印上雅客名稱，如此非但把雅客名字宣揚」、「雅客產品通關時須商檢費嗎yake原告於大陸地區所獲各類褒獎證狀即可證明「雅客
(二)被告主張之理由：
依據商標法第40條第1 及第2 項規定：「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議。前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之」，合先敘明。
商標法第23條第1 項第12款規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」。
本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第16條所明定。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。本款之立法意旨除在保護著名商標或標章外，亦在防止混淆，維護交易安全，保護消費大眾利益，故本款之適用除須有以相同或近似於他人著名之商標或標章申請註冊外，尚須因而有致公眾發生混淆誤認之虞者，始足當之；至有無使公眾產生混淆誤認之虞，應就商標識別性之程度、著名性之高低、是否具有創意、所指定使用商品相關及類似程度及消費者之注意力等相關因素判斷之，當非單純同有相同之某文字即得斷定。
據原告於原異議案所檢送之商標註冊證及商標證書影本觀之，雖可說明該商標於各國取得商標註冊之情形，惟關於商標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍須參酌實際使用証據資料綜合論斷。而依原告其他所檢送之證據資料，其中廣告合約書影本，除部分日期在本件系爭商標申請註冊日（92年12月10日）之後外，而播放地區亦僅侷限中國大陸少數省份，且不包括我國﹔又其餘各類褒獎證狀及網路下載資料等，亦均屬原告於中國大陸使用而獲獎或報導者，雖說明據爭商標商品於大陸地區行銷，然該等使用資料是否可得為我國相關事業或消費者知悉，尚乏相關佐證。揆諸上開說明，原告所檢送之證據資料尚難證明在本件系爭註冊第1122040 號「雅客YAKE」商標申請註冊時，據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。況中文「雅客」係屬普通之字詞，而外文「YAKE」乃取其讀音，且國內外廠商以中文「雅客」作為商標圖樣申准註冊者不乏其數，是其尚非原告獨創而具高度識別性。衡酌據爭商標識別性之程度、著名性之高低及創意等情，從而參加人「星禾國際有限公司」以系爭商標申請註冊，尚無相同或近似於他人著名商標或標章有致相關公眾混淆誤認之虞，揆諸上開說明，應無前揭條款規定之適用。
商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。本款之規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人創意之商標申請註冊，而判斷商標權人與該他人間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事證以為斷。
系爭註冊第1122040 號「雅客YAKE」商標，其中文「雅客」及外文「YAKE」非屬原告獨創已如前述，而據以異議商標復難謂為著名商標，是原告既未能提出參加人確實因何關係知悉據爭商標存在之具體證據，僅以上開理由作為本款之主張，要屬臆測之詞，尚不足採，從而參加人以系爭商標申請註冊，應無前揭條款規定之適用。
綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
(三)參加人主張之理由：
按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，固為商標法第23條第1項第14款之規定，惟此一條款之適用除應以二商標圖樣構成近似為要件外，尚須該他人確有先使用近似商標於同一或類似商品之事實，並有證據足以顯示或推論商標申請人於申請之前已知悉據爭商標之存在，並係基於明知而仿襲者始足當之。是如無具體事證足以推論商標申請人係因知悉該他人商標之存在而加以仿襲者，縱使二商標構成近似，或該他人有使用近似商標於同一或類似商品之情形，均難謂有前揭法條之適用。
日）則以此等發生在後之書證，如何證明參加人於系爭商標申請註冊日前已知悉原告商標之存在？至於傳真函中雖有「10月12年92條之規定。查本案原告固提出傳真函文及電子郵件影本，主張參加人於系爭商標申請註冊日之前已知悉原告商標存在，然查原告所提出之傳真函文及電子郵件，不僅均為影本，且為私人間非正式往來之文書，其真實性堪虞，而原告既欲據該等傳真函文及電子郵件主張有利自己之事實，自應提示正本以昭公信。況原告所提出之傳真函及電子郵件發送之日期均晚於系爭商標申請註冊日（277按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」為民事訴訟法第
次查本案所爭執之商標法第23條第1項第14款中之「契約」或「業務往來」關係，係指商標申請人與該他人間具有直接之「契約」與「業務往來」關係而言，則本案原告自始至終均無法證明參加人與其有直接之接觸關係，僅以數份日期發生在系爭商標申請日之後之私人往來傳真與電子郵件影本，實難證明參加人有因直接之契約或業務往來關係而知悉其商標之可能。
再者，原告固一再聲稱參加人有抄襲其於大陸地區先使用商標之嫌，然查系爭商標圖樣之中文「雅客」係一普遍常見之名詞，而外文「YAKE」則為其外文拼音，國內廠商以之作為商標圖樣指定使用於各類商品（包括糖果、餅乾等商品）申准註冊者實不乏其例，其中於84年間即亦有第三人以中外文「雅客」、「YAKE」併列作為商標圖樣申請註冊者，是足證明「雅客」或「YAKE」並非出於原告所獨創，遑論系爭商標與據以異議諸商標尚非完全相同，自難僅以二者之中外文相同即遽以推論參加人於系爭商標申請註冊前即已知悉據以異議商標存在並進而加以抄襲。
尤有進者，原告於異議階段固提出其在大陸地區之行銷資料，用以證明其商標在所商品行銷之地域已具有相當知名度，惟有關據以異議商標商品是否進口我國或於我國境內廣告宣傳，均無任相關之佐證，是原告於異議階段所提出之證據，充其量僅能證明其商標在大陸地區福建省等少數省分或地區有實際使用之事實，不僅難以據該等證據資料證明據以異議商標已為我國境內之相關事業及消費者所知悉，亦難逕為推論參加人於系爭商標申請註冊前即已知悉該等商標之存在。至於原告於準備程序中所提出之雜誌廣告資料，僅在大陸地區發行，自亦難推論我國境內之相關事業及消費者得藉該雜誌廣告而知悉原告之商標，況查該等雜誌上之商標使用態樣係將外文與中文分開使用，與參加人係將中英文結合使用尚屬有別，又所稱廣告詞雷同一事，與商標之使用無涉，亦難以該等廣告詞之偶同，即推論參加人有事先知悉原告商標之可疑。
縱上，本案之唯一爭點乃參加人於系爭商標申請註冊日前是否已知悉據爭商標之存在，而如此一基本要件不足成立，自難謂系爭商標之註冊有違反商標法第23條第1項第14款規定之情事。今查原告所提出之證據，均無法證明參加人於系爭商標申請註冊前已知悉其商標存在，是以系爭商標之註冊無違反前述商標法規定彰彰至明，依法應准其繼續註冊，被告及訴願機關之處分殊無違誤，應予維持。理合狀請鈞院判決如參加之聲明，以符法旨，並維權益，實為感禱。
理由：
一、按商標法第23條第1 項第12款規定：「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」又商標是否著名，當係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者始屬之，復為商標法施行細則第16條所明定。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。本條款之立法意旨，除保護著名商標或標章外，亦在防止商標之混淆，以維護交易安全，並保護消費大眾利益。故本條款之適用，除須有以相同或近似於他人著名之商標或標章申請註冊外，尚須因而有致公眾發生混淆誤認之虞者，始足當之；至有無使公眾產生混淆誤認之虞，則應就商標識別性之程度、著名性之高低、是否具有創意、所指定使用商品相關及類似程度，及消費者之注意力等相關因素綜合判斷之，當非僅因單純有相同之某文字即得論斷之。
二、次按商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」，本條款之規定，旨在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人創意之商標申請註冊。至於商標權人與該他人間是否具有因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在者，自應就具體個案之證據以為判斷。
日以系爭處分為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願遭訴願決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟之事實，有原告7 月3 年94款規定，對之提起異議。案經被告審查後於14款及第12項第1 條第23類之「糖果、米果及餅乾等商品，向被告申請註冊，經其審查核准註冊。原告持據爭商標，以系爭商標有違商標法第30條所定商品及服務分類表第13日以系爭商標，指定使用於商標法施行細則第10月12年92三、查參加人前於
四、經查：
(一)系爭商標「雅客YAKE」與據稱商標「YAKE」、「雅客」等商標圖樣相較，系爭商標圖樣係由單純之中文「雅客」及外文「YAKE」上下併列所組成，與據以異議之「雅客」、「YAKE」及「雅客YAKE」等商標或由中文「雅客」，或外文「YAKE」置於一橢圓形內所構成，或由前開中外文上下併列所組成者相較，二者均有相同之中文「雅客」或／及外文「YAKE」，無論外觀或讀音均相同，固屬構成近似之商標。且系爭商標指定使用之「糖果、餅乾、巧克力糖」等商品，與據爭商標所使用之糖果等商品，復屬同一或類似之商品。惟適用商標法第23條第1 項第12款之規定，除應考量兩者之商標是否近似及指定使用商品是否相同或類似外，尚應考量之因素，包括：他人之商標是否「著名」，有無致相關公眾混淆誤認之虞，或有無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。此觀之該條款之規定自明。
查本件原告以據爭商標異議所檢附之商標註冊證及商標證書影本等資料，固可說明據爭商標在大陸地區、香港、泰國及韓國等地取得商標註冊之情形，惟關於據爭商標實際使用情形暨其知名度是否已臻著名，則仍須參酌據爭商標實際使用情形之証據資料綜合判斷。對此，原告固檢附電子媒體及一般公司之廣告合同影本為證。惟查，該等廣告合同簽約日期，部分日期係在本件系爭商標申請註冊日（)二(
(三)次查，據爭商標難謂為著名商標，前已述及，而原告另謂參加人於系爭商標申請註冊日之前已知悉原告商標存在，有剽竊據爭商標情形，而有商標法第23條第1項第14款規定之適用等云。對此，原告固提出傳真函文及電子郵件影本為證。
日」，有該傳真函及電子郵件影本等附卷可徵，該等證物是否為真正可採，本有疑問；況原告復未能提出傳真正本或原本，且核渠等性質僅屬私人間往來非正式之文書，難謂客觀可憑。再者，審諸該傳真函內容影本雖另述及肯爾達工貿有限公司於10月12年92子郵件發送之日期，均晚於系爭商標申請註冊日「 ）電Netease惟查，原告所提出之廈門肯爾達工貿有限公司傳真函及網易（
(四)末查，系爭商標圖樣之中文「雅客」係一普遍常見之名詞，而外文「YAKE」則為其外文拼音，國內廠商以之作為商標圖樣指定使用於各類商品（包括糖果、餅乾等商品）申准註冊者實不乏其例，其中亦有以中外文「雅客」、「YAKE」併列作為商標圖樣，並於84年間即申請註冊者，是系爭商標之中外文雖與據爭商標之中外文相同，惟二者外文尚有有無置於橢圓形內之差異，並非完全相同，自難僅以二者之中外文相同即遽為推論參加人於系爭商標申請註冊前，即已知悉據爭商標存在，亦難認據爭商標為原告所獨創。是原告所陳，並未能提出具體證據證明參加人確實因業務關係等知悉據爭商標存在，其上開主張理由要屬臆測之詞，無足採信，亦難認本件系爭商標有前揭條款規定之適用。
五、綜上，參加人於92年12月10日以系爭商標，指定使用於糖果、米果及餅乾等商品，向被告申請註冊獲准。原告持據爭商標，對之提起異議。經被告審查後以系爭處分認系爭商標並不違反商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，聲請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 9 月 21 日
第六庭審判長法官 黃清光
法官 許瑞助
法官 陳鴻斌
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 9 月 21 日
書記官蔡逸萱
