註冊商標的合理使用
2013/12/04 國際一、何謂商標識別性，各國商標法多僅為抽象之規定，並未有確切之定義，究應如何解釋，唯有求諸學說、判例及審查機關之實務認定案例為斷。按巴黎公約第6條之5 B(2) 規定，商標除欠缺識別性，或僅於商業上用以表彰商品之種類、品質、數量、功用、價值、原產地或生產時間，或使用係被請求保護國家之通用語言或商業上誠信與慣用者外，不得拒絕其註冊或使之無效。次按與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）第15.1條規定，任何足以區別不同事業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標。此類標識，特別是包含個人姓名之文字、字母、數字、圖形和顏色組合，及此類標識之聯合式，應得註冊為商標。當標識本身不足以區別相關之商品或服務時，會員得基於因使用所生之識別性而准其註冊。會員得規定，以視覺上可感知者作為註冊之要件。末按美國、法國、德國、日本商標法之相關規定綜合分析，所謂欠缺識別性之商標，不得獲准註冊之態樣，其中之一即為描述性文字，亦即凡為描述商品之產地、販售地、品質、成分、功能、數量、形狀、價格或表示商品之製造方式、時間及地點等，依普通使用之方法表示之商標，因其僅在於商品特性之描述，無法發揮甄別自己與他人商品之功能，不構成商標。是以，綜其所述，商標如為商品或服務本身之說明性文字，因其不能使一般消費者認識其為表彰商品或服務之標識，且無法藉其與他人商品或服務相區辨，自不具有識別性。
二、次查，依據巴黎公約第5條之1 C(2)商標所有人使用在形式上與其在一同盟國家內註冊商標型態僅有一些要素不同之商標，而並未改變該商標之識別性者，並不因而使其註冊無效之規定作為法理參考依據，商標變換使用倘未影響商標是之主要而顯著之識別部分，又不構成對他人註冊商標之侵害，亦無損於消費者之辨識功能，當亦可視為該商標確有實際使用之情事。
三、綜上所陳，如以「Baby Finet」作為商標，指定使用於嬰兒用相關商品或服務上者，由於該「Baby」字樣則屬用以描述商品或服務之功能、用途、特性等說明性文字，不具商標識別性，因此其主要而顯著之識別部分應為「Finet」，而按巴黎公約第5條之1 C(2)規定之法理，應認定與 註冊商標「Finet」具有同一性，得視為其確有實際使用之情形。反之，如以「Baby Finet」作為商標，指定使用於非嬰兒用相關商品或服務上者，則該「Baby」字樣並非描述商品或服務之功能、用途、特性等說明性文字，應具有識別性，故其係以「Baby Finet」整體作為主要而顯著之識別部分，屬與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）第15.1條前段任何足以區別不同事業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標所規定之情形，故而不屬於並未改變註冊商標「Finet」識別性之態樣，因而礙難作為確有實際使用註冊商標「Finet」之證明，倘商標遭他人提出3年(或5年)未使用撤銷，將有致商標「Finet」遭撤銷之虞。
以上見解係參考巴黎公約、與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）、美國、法國、德國、日本商標法相關條文、台大法律學系名譽教授 曾陳明汝 博士所撰《商標特別顯著性之研究》專文。
法務部 尹衍嵐 撰
