經通國際智慧產權事務所

一、前言
方法的使用係在產品的製造過程中進行，要求權利人進入生產現場進行調查，取得被控侵權人實施專利方法的證據幾乎是不可能。特別是一些產品的製造工藝往往涉及企業的商業機密，企業更是採取保密措施。即使權利人可以從銷售者那裡獲得可能是由專利方法直接獲得的產品，但也無法直接推斷被告是使用專利方法製造該產品，因為從理論上講，實現同一結果的途徑並非只有一條。如果一概要求權利人舉證，對於專利權人太苛刻，也不利於方法專利權的保護。
再中國大陸製法發明之保護包括下列三類；
（一）專利產品的製造方法；
（二）國外已有但國內未曾出現產品的製造方法；
（三）國內已知產品的製造方法。
前述之（一）、（二）類之解決可依中國專利法第57條第2項規定：「專利侵權糾紛及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其製造方法不同於專利方法的證明」；以及中國最高人民法院「關於民事訴訟證據的若干規定」第4條第1項第（1）款也規定：「因新產品製造方法專利引起的專利侵權訴訟，由製造同樣產品的單位或者個人對其產品製造方法不同於專利方法承擔舉證責任。」
但如果一項產品為國內已知產品，自然也就存在相應的製造方法。僅僅因為某人發明了一種新的製造方法，就要求生產已知產品的人在發生糾紛時首先承擔舉證責任（即被告舉證），就顯得不合理，亦即，在方法專利侵權訴訟適用「誰主張誰舉證」的一般規則，同時製造方法的實施由被告控制，使得已知產品方法專利權的保護在實踐中步履維艱，為求有效保護，茲陳述如下。

二、危險領域說
有人認為，德國學者普霍斯倡導的「危險領域說」可以彌補這一缺陷。該說認為當事人應對其所能控制的「危險領域」內的事實負舉證責任，即在加害人所能控制的「危險領域」內，受害人對於損害發生的客觀與主觀要求均不負舉證責任，而由加害人就該客觀和主觀要件不存在的事實舉證。（張衛平：「訴訟構架與程式」，清華大學出版社2000版，第296~297頁）
據此，進行方法發明專利侵權訴訟，在能夠不損害被告的商業秘密的前提下，可以加重被告的舉證責任。因為從證明的能力以及與證據的遠近距離而言，生產製造相同產品的被告顯然遠較遠告更具優勢，依公平原則被告應對原告的指控提供有效的反證，若不能就應承擔敗訴的風險。但該觀點在中國現行法律規定中找不到依據。

三、中國大陸作法
中國大陸學者指出，在現行法律框架下，充分有效地運用證據調查制度，可以彌補已知產品專利權人舉證能力的不足。依中國「民事訴訟法」第64條第2項規定：「當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據，或者人民法院認為審理案件需要的證據，人民法院應當調查收集。」根據中國最高人民法院「關於適用民事訴訟法若干問題的意見」第73條、最高人民法院「關於民事訴訟證據的若干規定」第15條、第17條規定，人民法院認為審理案件需要依職權調查收集的證據是指以下情形：
(1)涉及可能有損國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的事實；
(2)涉及依職權追加當事人、中止訴訟、終結訴訟、迴避等與實體爭議無關的程序事項；
(3)人民法院認為需要鑑定、勘驗的；
(4)當事人提供的證據互相矛盾、無法認定的；
(5)人民法院認為應當由自己收集的其他證據。
當事人及其訴訟代理人可以申請人民法院調查收集的證據包括：
(1)屬於國家有關部門保存須人民法院依職權調取的檔案材料；
(2)涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的材料；
(3)當事人及其訴訟代理人確因客觀原因不能自行收集的其他材料。
從以上規定可以看出，中國現行法律雖然嚴格限制法院調查取證的範圍，但對於當事人及其訴訟代理人確因客觀原因不能自行收集的證據材料（上述(3)），法院仍然可以根據其申請採取調查措施。因此在國內已知產品方法專利侵權訴訟中，法院對原告提出的調查被告製造方法的申請應當首先進行審查，分析原告是否有被告涉嫌侵權的初步證據，如證人證言、被告利用原告專利方法的可能性等，不過，要杜絕僅憑原告沒有根據的猜測採取調查措施的情況發生。
法院調查證據的手段可以是現場勘驗，並視情況要求被告現場演示，對勘驗、演示情況進行紀錄、攝影、攝像，也可以要求被告提供反映其生產過程的記錄資料。調查獲取的證據在性質上仍屬於原告證據，原告是否運用該證據由其自己決定。被告以製造方法涉及商業秘密為由拒絕提供的，可以調取不涉及商業秘密且與專利方法對應的工藝步驟。被告無正當理由拒絕或阻撓法院調查，在原告現有證據能夠形成優勢的情況下，也可以推定報告使用專利方法。
當然，如原告證據不能形成優勢，則應由原告承擔舉證不能的後果。在涉及國內已知產品的方法專利侵權訴訟中，正確適用推定規則和證據調查制度，可以依法強化權利人的舉證能力，避免使訴訟陷入僵局，在維護專利權人力議和社會公共利益之間實現平衡。

四、案例一
在中國發明專利ZL00111410號「2,5-雙（1’-氨基2’-蔥基）-1,3,4-噁二唑還原紅生產方法（2002年7月24日核准）之侵權民事訴訟中，本案原告雖能夠證明被告生產了還原紅F3B，但在還原紅F3B不是新產品的情況下，原告仍須承擔證明被告實施了專利方法的舉證責任。鑑於原告職工曾跳槽到被告單位工作等事實，法院採納了原告證據調查的申請，被告雖然沒有按照法院要求提供生產記錄，但其提供第三者有關生產還原紅F3B的操作規程記載的工藝步驟與原告的專利方法相同，差別主要是溫度、濃度、酸度、加料的時間等。由於被告對其不能提供原始生產操作記錄作出合理的解釋，被告的管理人員再接受調查時又承認被告持有生產還原紅F3B的生產操作記錄，被告無正常理由拒絕提交生產操作記錄的行為構成「舉證妨礙」。
根據中國最高人民法院「關於民事訴訟證據的若干規定」第75條規定：「有證據證明一方當事人持有證據無正常理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利於證據持有人，可以推定該主張成立。」據此，可以推定被告使用了原告的專利方法。當然，舉證妨礙的推定是一種可以反駁的法律推定。（黃松有主編，最高人民法院民事審判第一庭著：「民事訴訟證據司法解釋的理解與適用」，中國法制出版社2002年版，第361頁。）
不過，法官在運用該推定規則時應組織原、被告，就推定依據的基礎事實及其與待證事實之間的聯繫進行質證，並向持有證據的被告進行釋明。如果被告提交的證據足以證明其實際使用的生產方法與原告的專利方法不同，該推定就不能成立。
本案開庭以後，雙方當事人達成和解協議：1.被告尊重原告所擁有生產還原紅F3B的方法專利權；2.被告保證不使用原告的專利方法生產還原紅F3B；3.被告補償原告人民幣20000元整；4.本案訴訟費雙方各負擔50%。

五、案例二
有關中國發明專利ZL9510287.3號「2,6-二氯苯胺的製備方法」之侵權民事訴訟中，就已知產品製造方法專利侵權案件而言，不能只要當事人申請證據保全和調查，法院就必須採取相關措施。原告申請人民法院進行證據保全和調查應當具備一定的條件，並且符合民事訴訟法和民事訴訟證據的若干規定的相關要求，具體包括兩方面：
（一）原告能夠證明被告所生產的產品與其利用專利方法製造的產品相同；
（二）原告能夠提供證據初步證明被告有可能使用了其專利方法。
本案原告依照設案專利方法生產2,6-二氯苯胺，而○○○等人係原告厰職工，掌握著原告的生產方法和工藝流程，2000年8、9月間到被告幫助其按照原告的方法生產2,6-二氯苯胺，因此可直接證明被告採取了原告的專利方法。原告申請法院現場勘驗被告的生產工藝流程，採集各步驟樣品，進行證據保全，並認為這些證據是證明被告是否使用原告專利方法的關鍵證據。
法院在對被告進行證據保全過程中，其技術人員○○○敘述了被告生產2,6-=二氯苯胺的流程，和原告ZL95102807.3號專利獨立Claim相似，雖然其敘述的術語有所差異，但還是基本反映了被告的生產方法，能夠初步判斷其所採用的方法和原告專利方法基本相同。
法院在對被告進行現場勘驗和堤取相關物證的過程中，遭到被告廠方人員的粗暴阻攔，致使證據保全工作無法進行。由於被告拒不協助法院提供其生產2,6-二氯苯胺的方法，造成無法就被告生產方法和原告專利方法進行技術特證對比。當事人拒絕執行法院裁定，人民法院可以依照中國「民事訴訟法」關於妨礙民事訴訟的規定進行處罰，但是，亦由於當事人的行為造成無法收集相關證據，致使法院無法查清案件事實，此時，是否影響該當事人民事訴訟實體權利呢？
依中國最高人民法院法釋[2001]33號「關於民事訴訟證據的若干規定」第75條規定：「有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果雙方當事人主張該證據的內容不利於證據持有人，可以推定該主張成立。」因此，法院綜合其他證據認定被告使用了原告的專利方法，被告的行為構成對原告專利權的侵害，應當對其專利侵權行為承擔相應的民事責任。
本案一審法院依照中華人民共和國專利法第11條、第57條、第60條之規定，判決：(1)被告立即停止侵犯原告ZL95102807.3號專利權的行為；(2)被告賠償原告經濟損失100萬元；(3)駁回原告的其他訴訟請求。一審法院宣判後，被告不服判決提起上訴。二審法院經審理，判決駁回上訴，維持原判。

六、討論
中國專利法第57條第2項有關「新產品」方法專利舉證責任轉換（倒置）規定之適用，由於「新產品」是決定方法專利舉證責任倒置的重要條件，而TRIPS協議、中國專利法和實施細則以及司法解釋均未對「新產品」做進一步規定，因此如何定義「新產品」以及「新產品」的舉證由誰完成的問題在司法實踐中頗有爭議。關於「新產品」的認定，主流觀點以「出現」為標準，及所涉及的產品在專利申請日之前是本國市場上未曾見過的，就可以認為是「新產品」。（湯宗舜著：「專利法解說」，第269頁；尹新天著：「專利權的保護」，專利文獻出版社1998年版，第73~74頁；國家知識產權局條法司著：「新專利法詳解」，知識產權出版社2001年版，第324頁。）
中國最高人民法院關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003年7月的徵求意見稿第117條設計了兩種方案，除了上述「出現」標準，還有「製造」標準，即新產品是指在專利申請日之前未曾在國內製造出的產品。2003年10月提交全國專利審判工作會議的討論搞，則完全採用了「出現」標準。討論稿第63條第1項規定：「專利法第57條第2項所稱新產品，是指在專利申請日之前未曾在國內市場上出現過的產品，該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組分、結構或著其質量（品質）、性能、功能方面有明顯區別。」
前述中國對「新產品」之定義與日本、南韓相近，卻與台灣「為國內外未見者」有明顯不同，業者尤須注意（詳本刊2996、3019、3025期）。
至於前述中國大陸認為「國內已知產品」方法專利權之有效保護，在二項案例係以原告以找出被告有「理虧」（即盜用原告專利技術之嫌）為前提，同時被告拒不配合法院工作，應當承擔相應的不利法律後果。值得我們探討。
資料來源：專利判解研究，徐立新主編，法律出版社，2005年12月出版，P275 ~284，291~298。

經通國際專利商標事務所顧問 陳逸南撰稿
（前經濟部智慧財產局專利處審查長）