經通國際智慧產權事務所

《鬼滅之刃》漫畫系列在Oricon公信榜的統計中為2019年日本國內最暢銷漫畫，改編的電視動畫於2019年4月至9月播放，其精美流暢的動畫引起廣大討論，也受到很多觀眾喜愛，截至2020年7月，漫畫的累積發行量（含電子版）已超過8,000萬本。而據查，日商集英社於2020年6月24日申請了《鬼滅之刃》作品中主角群所著之羽織圖樣相關的商標共六種，其中包括主角炭治郎標誌性的黑色、綠色棋盤圖樣；禰豆子粉紅色衣服的幾何圖樣；我妻善逸的黃色與白色三角型圖樣；以及富岡義勇、蝴蝶忍、煉獄杏壽郎三人的羽織圖樣(參下圖)，目前尚在審查階段。

※日本出願番号：2020-078058、 2020-078059、 2020-078060、 2020-078061、 2020-078062、 2020-078063

然因商標核准的要件中有需具備「識別性」的規定，又識別性係指足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉他人之商品或服務相區別之， 故就商標申請實務而言，依照現行商標法審查基準，上述相關商標直接核准的可能性相對較低，可能前階段會先收到日本特許廳的審查意見，主因各個圖樣的組成，多屬於幾何圖形或其簡單的組合(例如棋盤、紋路或多個三角形組合…等)，於前階段可能遭官方判定因「識別性不足」或「不具識別性」而駁回，然若後續日商集英社可舉證說明《鬼滅之刃》系列漫畫之知名程度，證實相關消費者已足以辨識相關圖樣來源為《鬼滅之刃》，則可能取得「後天識別性」而獲准註冊，類似案例如知名品牌BURBERRY（英商布拜里公司；Burberry Limited）的經典格紋(參下圖)申請台灣商標，於前階段亦有遭官方先行核駁的紀錄，後續經補正後始獲准註冊。

※日本登録番号：2111551

綜上所述，此類圖形組合申請商標時，通常需提交大量實際使用證據說明其知名程度以及使用情形，證實申請的商標具備識別性，故於商標請准註冊之前即有大量反覆的實際使用、廣告宣傳…等情形，且需要相當時間的累積。而為避免在這段期間有權利真空、遇他方仿冒攀附而無權主張的情形，實務上處理模式如下：

1. 於商標曝光或實際使用前先申請「設計專利」(指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合)，蓋因專利核准的三要件中(新穎性、進步性、產業利用性)並不包括識別性，故取得設計專利難度相對較低，申請核准後即可享有權利保護。
2. 然因設計專利權有年限限制(日本現行規定為申請日起25年)，而為避免專用期限屆滿後，辛苦建立之品牌形象淪為大家都可以使用的公共財，故需轉由申請商標，並提交於專利有效期限內積極經營所留存大量有效且足以證實知名程度的證據，以繼續享有排除他方使用之智財專用權利(日本現行規定為10年辦理一次展延，視各國家區域規定略有差異)。

日商集英社針對上述案件是否同時提出設計專利目前尚不得而知，然若有一併提出設計專利申請，因《鬼滅之刃》動漫及各角色形象除漫畫出版、動畫劇集播映以外，亦已推出眾多周邊商品，早已大量曝光，故可能面臨官方判定喪失專利「新穎性」情形，導致專利申請受阻。著作、商標、專利…等智慧財產權雖保護之標的、範疇及方向雖不盡相同，但亦可能有競合的問題，故實際情形仍需視案件狀況個案認定，若針對智財權利布局有任何疑問，請不吝賜電或電郵聯繫本所。

資料來源: 日本特許廳(JPO)：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

專案部 王鵬程編譯