經通國際智慧產權事務所

在2015年的日本，你開始會在各大景點看到穿著打扮成瑪利歐、路易吉等任天堂知名角色的外國人在路上開著卡丁車，車子跟服務還直接稱作MariCarマリカー，趣味的景象帶動了不少人氣，各家媒體紛紛冠以「瑪利歐賽車真人版」的美名，也許觀光客跟媒體朋友只是圖個新鮮，但看在任天堂法務的眼裡，這可是對他們知名遊戲瑪利歐賽車マリオカート公然的宣戰，是的，這間經營街頭變裝卡丁車的公司Mari Mobility (下稱MARI公司)沒有獲得任天堂(任天堂株式会社,Nintendo)任何的授權。
 

(圖片來源:The Japan Times｜MAGDALENA OSUMI攝)
 

自2016年任天堂開始對MARI公司提起法律行動，這場長達4年的維權戰爭隨著日本最高法院駁回MARI公司的上訴，任天堂正式於2020年12月28日贏得這次智慧產權訴訟，獲賠5000 萬日圓的賠償金，阻止對方的惡意使用，並且向世人證明任天堂法務的實力。任天堂法務部之所以號稱地表最強，源自於他們對於智慧產權的重視與訴訟策略的運用，本次案件從商標、著作與反不正當競爭等方向進行多維打擊，讓我們從判決書觀察案件始末，了解任天堂是如何捍衛自己的權利。
 

(任天堂勝訴公告｜資料來源: 任天堂官網)

一、定期檢查並第一時間維權

※任天堂2016年提出商標異議 (審判番号2016-900309)

(資料來源:日本特許廳)

很多人認為這場戰爭是從2017年開始的，但其實自2015年MARI公司向日本特許廳申請「マリカー」商標(登録5860284)在車輛、廣告、運輸等類別時，任天堂就已經開始準備，自該商標於2016年正式取得註冊的2個月後，任天堂即提出了商標異議。

商標異議制度之目的在於，讓第三人或利害關係人認為商標的註冊有侵害商標權相關規定情形者，得在公告期間(日本為2個月、台灣為3個月)，以向商標主管機關(日本為特許廳)表示不服，並藉以確認商標權的效力。經異議成立確定而撤銷商標註冊者，商標權將溯及失其效力。

在商標維權的程序中，異議是最為重要的，不但提出程序的附加不利條件較少，更重要的是可以在第一時間阻止對方大量使用而取得消費者熟知的既定事實，進而傷害品牌形象(尤其該卡丁車釀成多起交通意外事件)，影響後續訴訟攻防的難易。

如果特許廳不認為「マリカー」侵害「マリオカート」權利，那任天堂就自己捍衛。遺憾的是，任天堂拿出來作為異議引證商標的「ＭＡＲＩＯ　ＫＡＲＴ＼マリオカート」(登録4222218)是註冊在電玩軟體的商標，因為商標分類制度的緣故，不同類別的同名商標有並存的可能，更別說兩者商標只是近似。

(任天堂引證商標｜資料來源:日本特許廳)

(MARI公司侵權商標｜資料來源:日本特許廳)

任天堂以24年的系列銷售歷史與銷售量毫無疑問的說明マリオカート為馳名商標，但任天堂的「ＭＡＲＩＯ　ＫＡＲＴ＼マリオカート」商標由於結合英文上下並排一起申請，在外觀、讀音皆有一定差距的情況下，加上證據調查結果無法證明「マリカー」為「マリオカート」縮寫的說法在消費者中廣為人知，特許廳維持了MARI公司「マリカー」的商標權。(在台灣同樣建議將中、英文拆開身申請註冊)

由於商標制度有權衡社會公益與私人權利功用在，加上任天堂自己的商標擴張保護不足，純粹以商標判斷而言，特許廳的決定是可以理解的，但任天堂可不會就這麼接受。

二、大量證據資料與優秀的論證

※任天堂2017年提出反不正當競爭訴訟 (平成 29年 (ワ) 6293号) + 商標無效 (審判番号2017-890047)

(資料來源:日本特許廳)

任天堂的法務在收到商標異議的結果後，隨即另開戰場，向東京地方法院提起反不正當競爭訴訟，並輔以著作權侵害控訴MARI公司侵害智慧財產權，提出大量證據證明MARI公司經營租借瑪利歐系列人物服裝經營卡丁車業務，加上極為近似的名稱，明顯有誤導消費者聯想到任天堂的情形，屬於濫用商標權利，並且損害任天堂的商業信用與商業利益。

另一方面在商標權利的部分也不能不管，不然即便打贏了民事訴訟，禁止MARI公司租借角色服裝，只要還有人用「マリカー」經營卡丁車業務，對任天堂都是種傷害，尤其現在我們知道當時任天堂正在準備的環球影城瑪利歐園區也有類似的遊樂設施，如果這件事情不處理乾淨，到時可能還會被該公司反咬一口。
 

在地方法院以及特許廳的商標無效程序中，任天堂從馳名商標的立場出發，準備更多證據證明「マリカー」為「マリオカート」縮寫，包含社群媒體、廣告宣傳、新聞報導、銷售細節，以證明「mari」是「mario」的簡稱，並且「car」涵蓋到「kart」的概念，並且舉出主題樂園為例，說明賽車電子遊戲跟車輛、車輛出租服務在商品性質具有一定程度關聯性，足以使消費者混淆誤認。

在法律訴訟中，舉證之所在，勝敗之所在，尤其在智慧財產領域，只要非百分之百完全相同，都是需要正確的訴訟方針與大量的證據去證明兩者關連，雖然說任天堂這次在商標布局上略輸一籌，但在後續證據準備與立論都明顯勝於MARI公司。

最後即便MARI公司提出包含語言差異、免責說明等說法，地方法院跟特許廳的判決都接受了任天堂的觀點，在民事上宣告有不正當競爭的情形、終止使用、判賠1000萬日圓，並且在商標無效程序宣告「マリカー」商標無效。

三、後續商標權利補強布局

※MARI公司2018年提出上訴(平成 30年 (ネ) 10081号、10091号)

至此MARI公司其實已經是強弩之末，但MARI公司依舊上訴智財法院。MARI公司後續不僅複雜化公司結構與申請人阻礙調查，並且大量申請「任天堂は無関係」、「任O堂は無関係」、「Unrelated to Nintendo」、「MariCar TOUR」等惡意攀附商標，甚至標註在車體上再次宣傳，此外至2020年11月底都還有申請「Mari」多達9類商標的紀錄。

(以”知財防衛株式会社”名義提出惡意商標申請｜資料來源:日本特許廳)

面對惡意挑釁，任天堂進一步擴大戰果，一方面在訴訟跟宣傳上給予MARI公司痛擊，在智財法院再次獲得勝訴判決，賠償金更高達原審的5倍達5000萬日圓。另一方面也主動提出「マリカー」，並且持續註冊「マリカーツアー」、「マリカーライ」、「MK TOUR」、「MARIOKART TOUR」、「MARIOKART」等系列商標，同一時間大量註冊系列角色商標權利，以阻斷MARI公司後續侵權。

(任天堂主動申請「マリカー」商標｜資料來源:日本特許廳)

在智慧產權訴訟領域，預先布局跟證據資料保存永遠是最重要的，不可贏了訴訟就認為從此天下太平，商標因為有公益性質，審查機關不可能駁回所有近似商標，此案件也可以看見惡意侵權廠商是無所不用其極的在謀取不當利益，故主動持續維護智慧財產權利，適當的擴張商標布局，是不論大小廠商都應該要注意的。(延伸閱讀：看海底撈敗訴後的商標布局)

四、總結

案件至2020年12月28日已經確認終審判決，從這次案件勝訴可以觀察到任天堂在權利維護上的秘訣，包含時刻注意自身權利並且在第一時間捍衛、平時保留證據資料並交由專業團隊規劃、在先前布局與事後補強毫不馬虎，只有盡可能做好智慧產權的管理與維護，這也就是任天堂在訴訟上無往不利的關鍵。

保護商標，就是保護自己的資產，不論大小廠商都要靠自己在註冊、使用上的維護去避免混淆、減少訴訟成本，才能百分之百捍衛品牌心血，若針對智財權利布局有任何疑問，實際情形仍需視案件狀況個案認定，請不吝賜電或電郵聯繫本所。

資料來源:

特許庁 審判番号 2016-900309

特許庁 審判番号 2017-890047

平成 29年 (ワ) 6293号 不正競争行為差止等請求事件

平成 30年 (ネ) 10081号 不正競争行為差止等請求控訴事件

平成 30年 (ネ) 10091号 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件

專案部 鄭淯升編譯