智慧財產局經訴10206105300
2013/08/23 重要判決判決要旨：
智慧局於審查時應小心辨別請求項之間的差異處，若僅是範疇不同但實質技術特徵相同者，可用「同理」進行論述，避免審定書中不斷重述相同審查意見；惟當請求項已明顯變更技術特徵時，應秉持逐項論述之原則，令申請人充分瞭解核駁之理由。另外，訴願答辯係為申請人針對原處分進行辯護，而智慧局應針對訴願人之訴願理由充分答辯，祈令申請人及訴願機關瞭解智慧局之處分理由。
要點評析：
依2004年版審查基準第2-6-27頁(2013年版第 2-6-19 頁)指出：申請人僅提出補充、修正本，但對於所提出的補充、修正的內容未附帶敘明理由或未指出係補充、修正原說明書或圖式何處，而審查員無法確認該補充修正的內容與原說明書或圖式之間的對應關係時，可認為該補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍。而為避免審查員無法找到修正及申復之對應段落，並方便審查員加速審查，申請人應於每一次回覆的答辯理由書中，分別指明出修正或提出理由之來源、出處段落、外部證據等。
另外，依據甚查基準1.3.2「審查時，…應提供明確且充足的理由，具體指出說明書中缺陷，或以公開文獻支持其理由，通知申請人申復或修正。」及2.4.3「審查時，依據說明書揭露之內容並參酌申請時之通常知識判斷，若認為請求項無法為說明書所支持，應提供明確且充足的理由，或以公開文獻支持其理由，通知申請人申復或修正請求項。」等，指出審查員應於審查意見通知函、審定書及訴願答辯等官方書函中，提供明確且充足的理由，通知申請人申復或修正，且審查員應秉持逐項論述之原則，令申請人充分瞭解核駁之理由。
然而，若審查員未針對請求項及申請人的答辯內容分別進行逐項論述及駁回之理由，顯有理由未備及未盡說明義務之情事，則進入實體審查階段的發明案及提出新型專利技術報告書申請程序之申請人，能夠於回覆答辯時，向智慧局提出審查員理由未備及未盡說明義務之質疑。
【系爭專利】發明第92136160 號「觸發事件處理」
【相關法條】專利法(99 年法)第 49 條第 4 項
【審定結果】應不予專利
【決定字號】經訴 10206105300
【資料來源】智慧財產局
【決定要旨】
1. 本件原處分僅略載系爭案請求項 1、9 修正之內容，請求項 14 及 16 至 24 僅稱「同理」，即論結謂該等修正內容已超出申請時原說明書或圖式所揭露 之範圍，未載明其認定之具體理由，已難謂無疏略。
2. 系爭案請求項 1、9 修正之內容可見於申請時原說明書第 19、20 頁之記載及圖 8 所示流程，難認如原處分機關所稱已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
3. 系爭案請求項 14 及 16 至 24 內容與請求項 1、9 尚非雷同，部分請求項內容與之相較甚且差異甚大，原處分機關竟稱「同理」，顯有未實質審查該等請求項內容之情事。
一、 案情簡介
系爭案「觸發事件處理」於初審時審定不予專利，理由為請求項 1 至 15 不具 進步性。訴願人不服，申請再審查，並提出申請專利範圍修正本，於請求項 1 中刪除「處理該額外資料」之特徵，而改寫為「將額外資料置於一佇列中；若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理，及擷取來自該佇列之該額外資料及在處理該觸發事件之前處理該額外資料」，其餘獨立項 9、14、16、17(對應修正前 9、12、14、15)亦進行類似修正；除此之外，申請專利範圍中新增請求項 18 至 24(其中 18、22 至 24 為獨立項)， 獨立項部分與請求項 1 之主要差別係將「將額外資料置於一佇列中；若有 需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理，及擷取來自該佇列之該額外資料」以「第二組動作」取代。
案經本局審查，認系爭案請求項 1、9、14 及 16 至 24 之修正內容，已超出 申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，發出審查意見通知函，經訴願人申復，本局認定仍有修正超出之情事，故以再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷。
二、主要撤銷理由
(一)查本件原處分僅略載系爭案請求項 1、9 修正之內容，請求項 14 及 16 至 24 僅稱「同理」，即論結謂該等修正內容已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未載明其認定之具體理由，已難謂無疏略。
(二)而查，……系爭案請求項 1 之修正內容，主要係將「處理該額外資料」修 正為「將額外資料置於一佇列中」，並新增「若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理，及擷取來自該佇列之額外資料」。……。惟查，由系爭案申請時原說明書第 19 頁最後一行「圖 8…，以流程圖…，指明與一應用程式相關的觸發事件(諸如期滿等發生)」、第 20 頁第 3 行以下「在處理該期滿之前，將額外資料(諸如亦與該應用程式相關的 URL 等)置於一佇列中(步驟 805)。因該額外資料可涉及遠端任務，…，若該額外資料需要連接至一網路以執行該任務(諸如傳送指令或資料至一遠端系統等)，若該無線裝置未具覆蓋範圍(即未連接至該網路)以處理該額外資料，亦不會失 去該額外資料的處理。因此，當該無線裝置具有覆蓋範圍時，其可將該額 外資料從該佇列擷取，並處理該額外資料。從該佇列擷取該 URL，並核對該無線裝置的暫存器，…。若發現該處理程式(步驟 815)，則啟動它(步驟 820)；然後該處理程式剖析該 URL(步驟 825)，根據剖析該 URL 的結果，該處理程式(或其他方法)處理區域動作(步驟 830)，及/或處理遠端動作(步驟 835)。…，該方法繼續進行至步驟 840，其中處理與該應用程式相關的觸發事件，諸如該應用程式的期滿等」所載內容，並參照圖 8「將與該應用程式相關之 URL 放置在佇列中(805)」、「從佇列中擷取次一 URL，核對用於對應處理程式之暫存器(810)」、「發現處理程式(815)」、「剖析 URL(825)」、「處理遠端動作(835)」、「處理與該應用程式相關之觸發事件 (840)」等流程，即可推知該額外資料置於一佇列中(步驟 805)之後，尚可能發生若該無線裝置未具覆蓋範圍或若該無線裝置具有覆蓋範圍等情形，而產生對該額外資料所為之 2 種不同後續處理模式。故系爭案請求項 1 修正加入……，尚難認如原處分機關所稱已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
(三)關於系爭案請求項 14 及 16 至 24 部分：查原處分僅稱「同理」，系爭案請求項 14 及 16 至 24 修正內容亦未為申請時之原說明書或圖式所揭露，且無法以直接且無歧異之方式所推導而得知，即遽論結謂該等請求項之修正亦違反核駁處分時專利法第 49 條第 4 項之規定，已難謂無疏略。且原處分機關訴願答辯書及訴願補充答辯書亦未就此有任何補充說明，顯有理由未備及未盡說明義務之情事。況且觀諸該等請求項內容與請求項1、9尚非雷同，部分請求項內容與之相較甚且差異甚大，原處分機關竟稱「同理」，該等請求項亦皆未為申請時之原說明書或圖式所揭露，亦無法以直接且無歧異之方式所推導而得知，有違核駁處分時專利法第 49 條第 4 項之規定，顯有未實質審查該等請求項內容之情事。
三、主要爭點及分析檢討
(一)系爭案請求項 1、9、14 及 16 至 24 之修正內容，是否超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍？
1. 請求項 1 所新增之內容，與申請時原說明書之對應，如下所示：
(1)將額外資料置於一佇列中：
說明書第 20 頁第 1 段：「在處理該期滿之前，將額外資料(諸如亦與該應用程式相關的 URL 等)置於一佇列中(步驟 805) 」
(2)若有需要，判定一遠端連結係可用於該額 外資料之處理：
說明書第 20 頁第 1 段：「因該額外資料可涉及遠端任務，將其置於一佇列中的優勢在於，若該額外資料需要連接至一網路以執行該任務(諸如傳送指令或資料至一遠端系統等)，若該無線裝置未具覆蓋範圍(即未連接至該網路)以處理該額外資料，亦不會失去該額外資料的處理。因此，當該無線裝置具有覆蓋範圍時，其 可將該額外資料從該佇列擷取，並處理該額外資料。」
(3)擷取來自該佇列之該額外資料：
說明書第 20 頁第 1 段：「因此，當該無線裝置具有覆蓋範圍時，其可將該額外資料從該佇列擷取，並處理該額外資料」
(4)在處理該觸發事件之前處理該額外資料：
說明書第 19 頁第 4 段：「處理完該額外資料後，則處理該觸發事件(步驟 720)」
其中第(1)、(3)、(4)之特徵應已明顯揭露於說明書中，惟特徵(2)並非明顯對應。請求項所載之特徵為一流程之描述：先判斷是否有需要，若有，再進行「判定遠端連結是否可用」的步驟；然而說明書係一功效之描述，說明將額外資料置於佇列中的優勢為何，圖 7、8 中亦完全未描述此一判斷流程。
訴願人於再審查理由書及申復說明書中，均未敘明特徵(2)之對應段落，而是進入訴願階段才提出對應之段落。依2004年版審查基準第2-6-27頁(2013年版第 2-6-19 頁)：申請人僅提出補充、修正本，但對於所提出的補充、修正的內容未附帶敘明理由或未指出係補充、修正原說明書或圖式何處，而審查人員無法確認該補充修正的內容與原說明書或圖式之間的對應關係時，可認為該補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍。故原處分應無違誤。惟由訴願理由書所載之對應段落(如上表所示)，可得知說明書應已揭露相關之技術手段，只是未以流程步驟之方式記載於流程圖中，故可以認定修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍；然而請求項並未明確記載何謂「若有需要」，導致與說明書段落對應上的不明確，因此是否確實修正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，仍有爭議。
2. 請求項 9 為請求項 1 之下位概念，僅將「額外資料」改為「URL」，而「URL」之特徵已揭露於說明書及圖式中，故如前所述，可認定修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
3. 請求項 14、16、17 與請求項 1 技術特徵相同，僅範疇不同，如前所述， 可認定修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
4. 請求項 18 至 24 為新增之請求項，請求項 18 為請求項 1 之上位概念，將特徵(1)~(3)改寫為「第二組動作」，同理，可認定修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
(二)理由是否不夠充分？「修正超出」時，審查意見需揭示至何程度？
再審查之申復說明書中，表示請求項 1、9、14 及 16 至 24 之修正內容可得 到說明書第 19 頁第 4 段至第 21 頁第 2 段及圖 7、8 之內容所支持。而原處分認為「若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理」並未在系爭案申請時之原說明書及圖式中揭露，並強調原說明書第 19-21 頁及圖式第 7、8 圖未有揭露，且無法直接且無歧異得知，故違反專利法第 49 條 第 4 項之規定。
若說明書中確實未揭露對應之技術手段，審查意見中除表示「未揭露，且無法直接且無歧異得知」外，實難以再進一步論述。申復說明書中並未敘 明特徵(2)所對應之段落，僅提及說明書第 19 頁第 4 段至第 21 頁第 2 段，惟該三頁說明書中包含多項技術手段，審定書中是否需針對所有內容逐一論述？在申請人未敘明對應之理由的情況下，審查人員難以針對申請人之理由提出進一步意見。
惟訴願理由書中已詳細說明對應的方式與理由，此時本局應針對訴願人之理由進行答辯，而非僅重述審定書之內容。由訴願決定書中，可得知此為訴願會認為「理由不備」之心證理由之一。
(三)關於系爭案請求項 14 及 16 至 24，「同理」之論述是否合理？
請求項 14、16、17 與請求項 1 技術特徵相同，僅範疇不同，「同理」之論述應屬合理。惟請求項 18 至 24 之特徵已不相同，亦未揭露「若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理」之特徵，以「同理」簡單帶過確有不妥之處，應另行分段論述。
【決定結果】原處分撤銷
【決定重點】理由不備、修正未超出
【決定日期】102.8.23
