智慧財產法院101年度民專訴字第36號民事判決
2013/06/13 重要判決判決要旨：
定型化契約應受衡平原則限制，係指締約之一方之契約條款已預先擬定，他方僅能依該條款訂立契約，否則，即受不締約之不利益，始應適用衡平原則之法理，以排除不公平之「單方利益條款」，避免居於經濟弱勢之一方無締約之可能，而忍受不締約之不利益，是縱他方接受該條款而締約，亦應認違反衡平原則而無效，俾符平等互惠原則。
本所要點評析：
本案中上訴方與被上訴方(國科會、中研院、及一個人)之間分別針對不同階段的技術內容進行訂定及簽訂技術專屬授權契約及技術移轉契約，並非定型化契約，然而，應用技術成功生產基因轉殖作物後，交由行政院農委會審定後並未通過認可，而使得上訴方無法在台生產、推廣或銷售該基因轉殖作物，遂上訴方對被上訴方提起訴訟，但由於先前簽定之專屬授權契約內容中，並未包含被上訴方須就專屬授權技術之合用性及商品化之可能性負擔保責任的條款，因此，被上訴方之給付義務並未包含上訴方得使用其技術生產及銷售產品之義務，則被上訴方不需支付任何損害賠償予上訴方。
一般而言，若遇有被專屬授權的技術內容受到他人侵害之情事，被專屬授權人能夠依據專利法第96條提出請求去除侵害、或防止繼續侵害、或請求損害賠償，反觀本案被專屬授權人，是針對行政主體國家之代表機關(國科會、中研院)提出關於契約給付不能之責任應由國家承擔，然而，由於訂定及簽訂專屬授權契約的內容中，並未有關於專屬授權技術之合用性及商品化之可能性負擔保責任，因此，國家並未需要承擔契約給付不能的責任，國家無須對被專屬授權人支付任何損害賠償，而被專屬授權人之給付不能是因於法令改變及農委會不准予通過，因此，被專屬授權人之給付不能不可歸責，遂依民法第225條規定免除被專屬授權人之給付義務。
專利技術的授權轉移直至商品化上市銷售之期間，有多種因素可能導致專利授權商品無法順利上市銷售的情況，而為了避免此等情況的發生而間接造成無法回收利益、違反契約內容而無法履行契約義務、無法支付授權金的給付動作，應於擬訂授權轉移契約內容時，將專利技術應用於商品的合用性、商品的商品化可能性、以及違反合用性與商品化時降低金錢上損害等相關制約內容，加入至授權轉移契約的條款中，以達到保護被授權方的利益，並依據情況減少被授權方的成本損失之目的。
【相關法條】民法第225條、第226條、第247條之1
【判決結果】上訴駁回、被上訴人無給付義務亦無可歸責
【判決重點】授權契約條款給付義務之探討
【判決字號】智慧財產法院101年度民專訴字第36號民事判決
【判決日期】102. 6. 13
【資料來源】經濟部智慧財產局
【判決摘錄】
一、上訴人主張
（一）被上訴人OO為被上訴人中央研究院(中研院)員工，在被上訴人行政院國家科學委員會(國科會)之經費支援下，於82年完成利用植物基因轉殖技術生產基因工程蛋白質之研發。上訴人為將之產業化，爰就被上訴人○○之研發成果「植物生產植酸酵素」相關技術，分別於88年與被上訴人中研院訂定技術授權契約，於89年與被上訴人國科會訂定技術移轉契約。
（二）92年契約雙方完成植酸酵素之基因轉殖水稻之開發，依93年修正施行之植物品種及種苗法，須送行政院農業委員會(農委會)認可，始能生產、銷售；上訴人爰申請進行轉殖植物隔離田間試驗。然因農委會基因轉殖植物審議委員會認為轉殖基因流佈至一般水稻之風險評估為高，考量水稻為台灣主要糧食作物，若基因流佈發生混雜，除生態安全問題外，將引致產業嚴重衝擊，因此該田間試驗案未獲通過。上訴人依法提起訴願，亦遭駁回，則該基因轉殖植物在我國已無推廣或銷售之可能。
（三）被上訴人授權上訴人使用其技術，雖成功研發出植酸酵素之基因轉殖水稻，惟經主管機關禁止生產及銷售，被上訴人之給付陷於法律上之給付不能。又依行政程序法第2 條第2 項規定被上訴人國科會係行政主體國家之代表機關，代表國家與上訴人簽訂技術授權契約，其效果則歸屬於國家，而國家委由被上訴人國科會簽約後，修改法令，造成履行契約成為給付不能，而後委由其另一代表機關農委會執行法令，不准上訴人依其授權技術生產產品並販賣，則本件契約給付不能之責任自應由國家承擔，並由其代表機關被上訴人國科會履行給付不能之責任。被上訴人中研院係依總統組織法第17條規定成立之組織，亦屬代表國家機關，與被上訴人國科會之責任相同，至於被上訴人○○雖為私人，惟其既與被上訴人國科會、中研院共同與上訴人簽訂契約，與二機關共同享受權利、負擔義務，自應與二機關承擔相同之責任。
（四）承此，本件之給付不能因不可歸責於上訴人，故上訴人之給付義務，應依民法第225條規定免除。本件給付不能既可歸責於被上訴人，上訴人自得依民法第226 條規定請求損害賠償。退步言之，本件若認給付不能係不可歸責於雙方當事人，則上訴人依系爭技術移轉合約及系爭技術授權契約書之給付，依民法第266條及不當得利之規定請求被上訴人返還。
（五）一審法院之判決認為認兩造所簽訂之系爭二份契約，皆載有不擔保條款，因此被上訴人之給付縱因法律限制而陷於法律上給付不能，被上訴人亦不必負擔任何義務，而為上訴人敗訴之判決；此判決洵有未洽。理由如下：
1.系爭技術授權契約書載明之授權範圍包括使用、實施及販賣產品，其給付之債務本旨當然包括法律上能生產、銷售產品；系爭技術授權契約第3 條約定上訴人「應於本合約生效後三年內完成應用本授權技術內容所製造之產品上市」等，可知兩造欲履行本件技術授權契約，該技術除須事實上可行外，法律上亦須獲准生產、銷售產品。
2.系爭技術授權契約之不擔保條款為定型化契約之不公平條款，依民法第247條之1規定，該約定當然無效。
3.系爭技術授權契約係簽訂於88年、89年，而造成本件契約給付不能之植物品種及種苗法係於93年修正公布；農委會修訂植物品種及種苗法，本意即在阻擋基因改造作物，故本件基因改造作物之不能獲准生產、銷售，農委會之行為應可認為係故意或不確定故意。如前所述農委會之行為與被上訴人之行為同視為國家之行為，是本件之給付不能應認為係可歸責於被上訴人。
二、被上訴人主張
（一）根據系爭技術授權契約與系爭技術移轉合約，被上訴人就本授權技術之合用性及商品化之可能性不負擔保責任，故上訴人自不得以基因轉殖水稻未獲主管機關許可生產及銷售為由，主張被上訴人有任何債務不履行之情形。所謂「產學合作」之模式，一方面由業者負擔各項風險，但一方面亦由業者享受商品成功開發上市之各項利潤，研發者則以授權金或權利金之方式，獲取固定但成數較低之收入。因此，業者一方面雖承擔較大風險，但若開發成功則由其獲取較大利益；研發者雖不承擔上開風險，但其得獲得之利益亦較小；故兩者之風險及利潤係成正比，其各項風險（包括法律風險）均應由業者承受，均屬上開「不擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性」之範疇。
（二）系爭技術授權契約與系爭技術移轉合約係由被上訴人與各業者個別磋商後訂定，且上訴人為大型企業，其具有相當之締約磋商能力，故此兩契約是否為定型化契約，已有疑義。且系爭契約為專屬授權，相關權利行使均由上訴人為之，無擔保條款之約定並無顯失公平之情形。
（三）而就系爭技術授權契約與系爭技術移轉合約之給付義務，為將被上訴人○○研發成果供上訴人使用，被上訴人既已將系爭技術授權上訴人使用，即已履行契約之給付義務，並無任何給付不能之情形。且就系爭技術授權契約而言，契約當事人為上訴人及被上訴人中研院，被上訴人○○並非契約當事人，故被上訴人○○並非債務人，無給付不能債務不履行之問題。
（四）基因轉殖植物之管制係因立法院制定通過之法律所致，故此項給付不能（法律不能）是否係因農委會之行為所致，已屬有疑。且個別行政機關之意思能力係各自獨立，被上訴人中研院無法影響農委會之決定及措施，被上訴人國科會亦無法影響農委會之決定及措施，則是否可歸責於「債務人」之事由，自應分別自被上訴人中研院、國科會自身之行為以觀，不應不當擴大至其他行政機關。其次，基因轉殖植物是否開發成功，是否獲得中央管機關之許可，係屬上訴人應努力之事項，上訴人實難以其自身開發之產品未通過審查一事，主張可歸責於被上訴人。
三、判決理由
（一）所謂定型化契約應受衡平原則限制，係指締約之一方之契約條款已預先擬定，他方僅能依該條款訂立契約，否則即受不締約之不利益，則應適用衡平原則之法理，以排除不公平之「單方利益條款」，避免居於經濟弱勢之一方無締約之可能，是縱他方接受該條款而締約，亦應認違反衡平原則而無效，俾符平等互惠原則。上訴人有相當之資力及足夠之磋商能力，並非屬經濟上弱者，且依證人證言，系爭契約係依每一發明和授權狀況而作修改，並會與被授權人磋商修改契約內容，能否謂係附合契約不能修改或磋商變更，自有可疑。況對上訴人而言，取得技術授權、移轉及將授權技術商品化乃簽立系爭技術授權契約及系爭技術移轉合約最核心亦最重要之問題，上訴人訂立契約時對於被上訴人授權、移轉之技術可否商品化不可能毫未注意或漠不關心，換言之，被上訴人對於商品化應否負擔保責任之相關條款，上訴人無從諉為不知，檢視後倘認對其不利益，亦可及時提出磋商變更甚或選擇不訂約。又兩造簽立系爭契約，由被上訴人將學術研究之成果授權上訴人，上訴人再基於該研究成果或專利內容進一步研發達到商品化目的，是對於移轉技術能否具體商品化可否獲利，則由瞭解市場之上訴人自行承擔費用及風險。是上訴人倘認對其不利益，於締約時亦可提出磋商變更甚或選擇不訂約，難認對上訴人有重大不利益情事，並顯失公平。準此，依上訴人所提證據資料尚無從認系爭技術授權契約及系爭技術移轉合約有民法第247條之1所定情形而有無效情事。
（二）系爭技術授權契約及系爭技術移轉合約既非無效，則依此約定，被上訴人就授權、移轉技術之合用性及商品化之可能性並不負擔保責任。且所謂商品化係指產品之上市即銷售，然產品無法商品化之原因眾多，依上開約定既未限制僅指技術原因所致，自應包含全部之情形在內，亦即因法令限制導致產品無法上市銷售之情形，當仍包括在內，並未排除，故本件縱因法令限制使得應用授權、移轉技術所製出之產品無法商品化，被上訴人仍不負擔保責任。
（三）被上訴人之給付義務並未包含上訴人得使用其技術生產及銷售產品之義務，已如上述，故縱上訴人主張本件授權技術因法令限制無法商品化上市部分屬實，仍非被上訴人中研院就系爭技術授權契約及被上訴人國科會就系爭技術移轉合約所負給付義務，陷於給付不能，上訴人此部分主張，尚無可採。況縱依上訴人主張認因法令限制致本件授權技術無法商品化上市部分屬實，然農委會與被上訴人國科會、中研院非屬相同機關，彼此間並無相互隸屬關係，被上訴人國科會、中研院無從指揮監督農委會為一定行為，此種不能自不可歸責於被上訴人。
四、判決結果
上訴駁回。
【研析】
本案係一民間公司向中研院及國科會取得植物生產植酸酵素技術之授權後，配合後續商品化之投入，研發出基因轉殖水稻，但因嗣後植物品種及種苗法之修正，使其基因轉殖水稻因無法通過田間試驗而不能生產、銷售。該公司認為中研院、國科會，及該技術之研發人員有契約義務給付不能之情形，且該契約義務之給付不能可歸責於債務人，遂依民法第226條請求損害賠償。
一審法院認為授權契約中已有排除授權技術合於目的性及商品化可能性之擔保，則被授權人縱因法律上原因而無法進行專利產品之生產、銷售，被告亦毋庸擔負責任。原告不服，主張前述不擔保條款為定型化契約條款應屬無效，爰提起上訴。
本案之爭點，應在於該契約中被上訴人之給付義務為何，以及有無可歸責於被上訴人而致給付不能之情形。
在技術授權契約中，對於授權技術合於被授權人所規劃之特定使用目的，或是商品化之可能性，專利權人不加以擔保，而由被授權人自行承擔相關風險，此是相當常見的條款。從上訴審法院之判決理由來推想，即使是在一般技術授權契約，因為締約雙方均為業界之經營者，應皆具備協商能力，而被授權人對於授權範圍及擔保條款等契約重點條款，必將仔細斟酌，如認為對之不利則會提出修改甚至拒絕締定契約，而其如願意接受，則後續商業性風險應自行承擔，則在此情形，似不易認定技術授權契約條款屬於定型化契約條款。
而對於有無可歸責於被上訴人而致給付不能之爭點，上訴審法院承襲前述見解，認為被上訴人之契約給付內容既不包括商品化之擔保，則其給付內容皆已完成，無給付不能可言。
