經通國際智慧產權事務所

兩個隸屬一知名設計師商品公司之馳名商標日前皆遭到高等法院撤銷的處分。此案之被告-Hugo Boss AG為一專門設計、製造及銷售時下最流行男裝之公司。而為Hugo Boss公司所有且指定於第34類香煙的「BOSS」商標及指定於香煙、雪茄、煙草、打火機等的「HUGO BOSS」註冊商標卻同時遭德商-Reemtsma Cigarettenfacriken Gmbh依商標法第22條規定「連續5年未使用註冊商標」而請求撤銷其專用權。

大致來看，庭上於此案所須面對之議題有二：
被告是否可就「有無確實使用『BOSS』及『HUGO BOSS』商標於相關商品」一點提出有效的辯證。
註冊商標在撤銷申請被提出之情況下，庭上是否有自行裁決並允准商標註冊之權限(discretion)。

註：“discretion”一詞意指「法官的判決並不受特定〔國家〕權威所訂立的法律之控制」；換言之，當有法律漏洞時，訴訟者在法官的判決下達之前並無法定的請求權，而其權利與義務是判決時由法官所給予的；即，人民的權益完全取決於法官的自由心証。

而此案的裁決是：庭上允准德商-Reemtsma Cigarettenfacriken Gmbh的撤銷申請。

就如議題(一)所提：今，被告所提供使用於『BOSS』及『HUGO BOSS』商標商品的實際使用證據如：產品目錄及「HUGO BOSS買方年度大會」資料等，不僅無法說服庭上，同時，以下對被告不利的種種推論也不斷衝擊著被告所提的使用宣誓書，如：

雪茄商品並未出現於所有的產品目錄中。
訂單上所印的是香港的地址及聯絡電話。
並無可舉證有產品目錄寄至新加坡之證據。
訂單上印有「並非每項商品都可於所有國家取得」之字樣。
並無新加坡銷售數據之證據。
並無被告新加坡加盟商之宣誓書。
所舉證的「HUGO BOSS買方會議」資料充其量是時裝表演的資料。
因為廣告限制的緣故，「HUGO BOSS」公司之菸草及煙具產品於新加坡銷售許可並未有進行之事實。

除此之外，申請人-Reemtsma Cigarettenfacriken Gmbh還提出被告公司一特殊員工(身兼被告煙草公司的區域經理)所提供之證據證實被告並未於新加坡使用『BOSS』及『HUGO BOSS』商標於34類的相關商品；因此，庭上極輕易地駁回被告所主張之使用證明。

至於議題二，庭上認為一旦在撤銷理由被確立的情形下，庭上即無自行決定註冊商標是否能得以維持註冊之權力。而基於實務及理論考量，庭上的結論是：商標法22條中「註冊商標如有以下情事者，『可』廢止其註冊權利」之 『可』所授予的是義務更甚於法官的自決權。

最後，被告認為申請人-Reemtsma Cigarettenfacriken Gmbh擬用的商標有致混淆之虞，故於提案請求庭上維護『BOSS』及『HUGO BOSS』商標之註冊權力藉以防止一旦『BOSS』及『HUGO BOSS』商標被撤銷後，申請人的商標申請即獲准註冊。然而此提案遭庭上駁回，庭上認為被告於提案中的理由陳述錯將撤銷及異議聆訊程序混合，如此將直接跳過已明訂於商標註冊申請及異議聆訊過程，於法不合，故駁回被告提案。

此案不但反映出庭上對商標法第22條的註解，而且對在全球各地大量註冊的商標權人來說也不失為一個警惕—在新加坡，以假造或不具體使用其註冊商標的方式仍難逃因商標未使用而遭致撤銷之命運。

(取材自Kevin Wong Trademark Group)
經通國際專利商標事務所 專案處處長 唐明威 編譯